Aunque pueda resultar sorprendente para algunos, efectivamente, las marcas que no se utilizan durante un periodo superior a cinco años caducan y el titular pierde sus derechos. Esto se debe a que el monopolio de explotación en exclusiva de las marcas está condicionado a la obligación de uso diligente, mecanismo diseñado para evitar la acumulación de marcas “muertas” en el mercado.
La consecuencia del incumplimiento de esta obligación está regulada en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que cualquier persona puede solicitar que se declare la caducidad de una marca española que no haya sido objeto de un uso real y efectivo en España durante un periodo ininterrumpido de cinco años. Si se confirma la caducidad, la marca dejará de surtir efectos desde el momento en que se produjo el hecho u omisión que dio lugar a su caducidad, con efecto retroactivo hasta ese momento, procediéndose a su cancelación registral.
Pero entonces, ¿cómo se puede garantizar el mantenimiento de los derechos sobre una marca?
Además del requisito temporal de los cinco años consecutivos, ya mencionado, y del requisito territorial, que exige que el uso se realice en España (a nivel comunitario basta con que se pruebe el uso en un solo país de la Unión Europea), el titular de la marca puede implementar algunas medidas que asegurarán sus derechos:
- Uso diligente de las marcas, asegurándose de utilizarlas en conexión con todos los productos y servicios que protegen y en la misma forma en que fueron registradas, evitando añadir elementos que alteren su carácter distintivo. En caso de modernización de logos o modificaciones significativas es recomendable solicitar nuevas marcas que se adapten al cambio.Además, el uso debe ser real y efectivo, por lo que la marca debe ser utilizada en embalajes de productos y etiquetas, catálogos, facturas, publicidad, redes sociales, etc.
- Capacidad de probarlo. Hay que recopilar y conservar pruebas y evidencias del uso, que incluyan la fecha o lugar en el que fueron distribuidos, para que estén disponibles en caso necesario. Descuidar este aspecto o aportar pruebas insuficientes o poco precisas puede conducir a la pérdida de los derechos.Precisamente esto fue lo que sucedió con la marca de moda italiana Guccio Gucci S.p.A., que en 2013 perdió la exclusividad parcial sobre su marca británica consistente en las “GG” entrelazadas a causa de la insuficiente prueba aportada frente a la acción de cancelación presentada por la firma alemana Gerry Weber International AG. La marca italiana, registrada en 1984 para distinguir productos de perfumería, joyería y relojería, bolsos y marroquinería, y ropa y calzado, presentó una serie de pruebas que incluían reproducciones en revistas, impresiones de páginas web y facturas de venta de productos. Tras su análisis, el examinador solo admitió la prueba relacionada con los productos de perfumería y consideró el resto como imprecisa, insuficiente y poco concisa, ya que no contenía fechas ni concretaba los lugares. La consecuencia es que Gucci puede continuar utilizando su marca pero en Reino Unido ya no lo hace en exclusiva ni puede impedir que terceros utilicen marcas similares a la suya.
- Crear y mantener una política de gestión y supervisión de la cartera de marcas que contribuya a diseñar una estrategia de protección adecuada, encomendando su defensa a un buen especialista.Nuestro equipo de Business of Fashion Law elabora periódicamente una newsletter sobre derecho y moda en la que se tratan cuestiones como esta y otros asuntos legales relacionados con el sector de la moda, el lujo y el diseño.
Departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues
