Marcas no convencionales: Marcas tridimensionales (III)
Hace pocos días la firma de cosmética Guerlain logró registrar como marca tridimensional esta forma para “barra de labios”:
Esta marca de la UE nº 17958667 se había rechazado inicialmente por “falta de carácter distintivo” hasta que el Tribunal General de la UE ha dado la razón a Guerlain, que había insistido en su originalidad y diferenciación respecto de otras formas utilizadas en el sector para ese mismo producto.
Las marcas tridimensionales constituyen otra categoría de marcas no convencionales legalmente admisibles. Con esta entrada seguimos con la serie de #IPBasics que iniciamos con las marcas sonoras y las marcas multimedia.
Son aquellas constituidas por la forma de un producto, embalaje o forma de presentación, y están comúnmente admitidas tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como por la Oficina de marcas de la UE (EUIPO).
Pueden clasificarse en:
La forma es pues característica esencial pero no se excluye que incorpore elementos denominativos o gráficos, por ejemplo (ME nº4041029):
Por tanto, sí, una forma puede ser marca, aunque como consumidores no estemos tan habituados a hacer esa deducción, a diferencia de lo que sucede cuando estamos ante palabras o logos.
Precisamente el componente formal de estos signos aboca siempre al debate sobre sus lindes con otros derechos, como los diseños, que también son creaciones formales, o las obras plásticas, protegibles por derechos de autor. De hecho, las distintas normativas recalcan la posibilidad de protección acumulada en determinados supuestos, cuestión esta que por su trascendencia excede del contenido de este post.
¿Cualquier forma puede ser registrada como marca? La respuesta es obvia: no.
La primera condición es la exigible a cualquier marca, ser distintiva (art. 5.1 b) Ley de Marcas y 7.1.b Reglamento Marca UE). Los consumidores deben ser capaces de reconocer en dicha forma un origen empresarial, lo que no es evidente.
Para ser claros, cuanto más se aleje la forma cuyo registro se solicita a la forma más probable que tiene el producto que se pretende proteger (recordemos que las marcas se piden por clases), más fácil será concluir que es distintiva. Por seguir el ejemplo de Michelin, sin relación con el producto protegido (neumático), es obvio que en estos casos es más fácil apreciar este requisito.
La realidad es que muchas veces ese debate sobre la distintividad no se genera cuando la marca tridimensional en cuestión incorpora elementos denominativos y gráficos, como en el ejemplo que veíamos del envase de bebida, perdiéndose una oportunidad de analizar en qué elementos reside en esos casos la capacidad distintiva.
Justamente por la casuística y la complejidad existente y la disparidad de criterios entre las distintas Oficinas, recientemente se ha publicado una práctica común, con las pautas a seguir para valorar la distintividad en los casos de marcas que incorporan elementos denominativos o gráficos cuando la forma es banal. Subyace en este documento un intento de evitar que se produzcan abusos mediante el registro de formas no distintivas por medio de esta vía.
Recordemos que la prohibición de falta de distintividad (así como la de genericidad, o descriptividad) puede salvarse si el titular demuestra que la forma ha adquirido distintividad con el uso, y no son pocos los casos de formas concebidas como diseños que por el uso se han convertido en marca propiamente dicha, de manera que los consumidores pueden reconocer en dicha forma no solo una innovación estética o un diseño atractivo sino un concreto origen empresarial, sin necesidad de ver la marca escrita.
En el caso ya citado de Guerlain, se objetó inicialmente esta falta de distintividad, considerando el Examinador de la EUIPO que el consumidor no la vería como tal marca, sino como otro envase más entre la variedad existente, decorativo y funcional. Después el TG dio la razón al titular y apreció que efectivamente difiere suficientemente de las formas habituales en el campo de las barras de labios, por sus líneas y el hecho de que no tuviese superficies planas ni pudiese sostenerse en vertical, y que era apta para ser marca desde la óptica de ese consumidor.
Pero además de las clásicas prohibiciones absolutas de registro comunes a todas las categorías de marcas (entre ellas, la falta de distintividad, la descriptividad o la genericidad), estas marcas deben sortear otras prohibiciones absolutas a veces complejas de analizar en la práctica (art. 5.1.e LM y 7.1.e RMUE)
En concreto, no pueden registrarse los signos constituidos exclusivamente (y destacamos el adverbio):
Sería el caso de esta marca española nº M3594070, consistente en la forma de una brida, que fue denegada para distinguir precisamente “abrazaderas no metálicas”.
Se aplica cuando todas las características esenciales del producto, que deberán identificarse, son funcionales. Es lo que motivó la denegación por ejemplo de la marca española nº 3679295 para “mezcladores de uso dental”.
– por la forma que aporta un valor sustancial al producto.
Si el valor del producto distinguido depende de la apariencia estética que se pretende monopolizar como marca, esta se rechazaría, esto es, como recuerdan las directrices de la EUIPO, cuando se concluya que los productos se comprarían fundamentalmente debido a su forma o apariencia estética. El concepto de “valor” se interpreta con criterios no solo estéticos como capacidad de atracción sino también comerciales.
Conjugar esta prohibición con la prohibición de falta de distintividad nos lleva a concluir que la forma deberá ser suficientemente original como para poder ser distintiva en tanto que marca, pero no tanto como para ser determinante del valor del producto distinguido. En el equilibrio estará la clave, no siempre sencillo de lograr, ya lo avanzamos.
Este sería el caso de la marca española nº 3632215 denegada para “bolsos”
Pero por el contrario nos encontramos con el caso de la forma de este helado, en el que el TJUE concluyó que el valor del producto (el helado) no dependía tanto de su forma o aspecto estético sino de otras características, y se concedió.
Con estas prohibiciones se pretende evitar monopolios sobre determinadas formas que deben quedar al alcance de todos los competidores o bien ser protegidas por otras vías más pertinentes, como diseño o como patente en su caso. Y recordemos que estas 3 prohibiciones no pueden salvarse alegando que la marca ha adquirido distintividad por el uso.
Teniendo en cuenta que las marcas, mientras se abonen unas tasas y se cumplan unos requisitos en cuanto al uso, pueden durar indefinidamente, a diferencia de los diseños o las patentes que tienen una vida temporal limitada, se entiende que el Legislador busque rigor en el tratamiento de las marcas tridimensionales para evitar monopolios infinitos.
A día de hoy figuran más de 5000 marcas en la categoría de tridimensionales registradas en la EUIPO para una gran variedad de productos entre los que destacan las botellas (de perfumes o de bebidas), los productos alimenticios, los bolsos, o el calzado, mientras que en la OEPM figuran más de 1700 (según base de datos TMView)
Un análisis más detallado revela como decíamos que no todos ellas protegen exclusivamente formas, sino que añaden elementos denominativos o gráficos, conformando en muchos casos marcas realmente complejas, lo que conduce a un enjuiciamiento distinto por parte del examinador y resultará relevante a la hora de hacerlas valer después frente a terceros. De hecho, no son pocos los casos de marcas 3D que han sido rechazadas por falta de carácter distintivo, y que se han concedido cuando se han vuelto a solicitar con la adición de un elemento denominativo, lo que nos obliga a plantearnos qué tipo de protección se está buscando con esta categoría cuando el elemento formal ha sido considerado ya carente de distintividad.
La casuística es por ello muy variada y no deja de haber resoluciones contradictorias.
Nadie duda de la importancia que tienen las marcas tridimensionales. Pero no ha de perderse de vista qué se entiende por marca para no desvirtuar su principal función, la de distinguir. Muchas veces nos encontramos con marcas compuestas por elementos denominativos y gráficos en las que justamente el elemento formal resulta banal, o la inversa. Ello nos obliga a preguntarnos, en esos casos, qué tipo de protección se busca, y lo más importante, qué tipo de protección tendremos cuando las hagamos valer frente a terceros? ¿Cómo se determina su ius prohibendi? Por otro lado, si la marca consiste únicamente en una forma pero se usa después con la marca incorporada en versión denominativa, ¿cumplirá con la exigencia de uso que impone la Ley? ¿o se considerará un cambio sustancial respecto de lo que está registrado?
Dudas e interrogantes, que como juristas curiosos seguiremos explorando.
Rosa Martínez Brines, julio 2021
