Después de muchos años de batalla, la firma de moda italiana Diesel S.p.A. ha conseguido ganar la guerra a la compañía Cosmoword S.L., que llevaba décadas utilizando dicha marca para comercializar zapatillas deportivas.
Todo comenzó a principios de los años noventa con una batalla administrativa en relación con el registro de varias marcas "DIESEL" por la filial de Diesel S.p.A. en España, a las que se opusieron varias empresas. Para evitar las confrontaciones, entre 1994 y 1997, Diesel S.p.A. alcanzó varios acuerdos con los titulares originarios en virtud de los cuales le transfirieron las marcas "DIESEL" a Diesel S.p.A. a cambio del derecho de distribución en España, Portugal y Andorra de zapatos, bolsos y cinturones bajo las marcas "DIESEL".
Tras la firma del acuerdo y sin consentimiento de Diesel S.p.A., los titulares originarios cedieron los derechos de distribución acordados a una tercera empresa: Cosmos World S.L. (“Cosmos”). Desde entonces, Cosmos ha fabricado y comercializado sus propios productos con las marcas "DIESEL".
Con objeto de recuperar el control sobre la marca, Diesel S.p.A. interpuso acciones de infracción por el uso no autorizado tanto contra los titulares originarios, como contra COSMOS. Sin embargo, las primeras acciones judiciales le dieron la razón a los demandados durante años al determinar que el acuerdo era “un pacto atípico que trasciende del simple contrato de distribución” y que Diesel S.p.A había permitido a los anteriores titulares, y por extensión a Cosmos, fabricar y comercializar productos con las marcas "DIESEL" en el pasado.
En vista de ese fracaso, Diesel S.p.A. se replanteó su estrategia y, en el año 2012, interpuso nuevas acciones alegando que, aunque existía una licencia sobre las marcas "DIESEL", ésta había sido revocada y que, por lo tanto, las demandadas estaban infringiendo las marcas "DIESEL" al llevar a cabo un uso no autorizado de las mismas.
Esta estrategia sí surtió efecto, y el Juzgado de Marca Comunitaria, en su sentencia de 28 de abril de 2015, reconoció que el único titular de las marcas "DIESEL" era Diesel S.p.A y que cualquier licencia de uso sobre las marcas quedaba revocada. Por tanto, los demandados ya no tenían ningún derecho sobre el uso de las marcas controvertidas.
Esta resolución acaba de ser confirmada por el Tribunal de Marca Comunitaria mediante sentencia de 18 de marzo de 2016.
José Antonio Pontijas y Marta Serrano
