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En 2010, NESTLÉ registró la marca tridimensional de la tableta de kit kat (una tableta compuesta por cuatro barritas de barquillo recubiertas de chocolate, sin el logo de “Kit kat” en las barritas) en la UK Intellectual Property Office.

La empresa Cadbury dedicada al mismo sector de alimentación presentó una oposición a dicha marca alegando la falta de distintividad de la marca, tratándose de un formato típico de las chocolatinas, y que no pertenece a ninguna marca en exclusiva –al carecer del logo-, en base al artículo 3.1 apartados b, c y e de la Directiva 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

El examinador de la UK Intellectual Property Office consideró que la marca carecía de carácter distintivo intrínseco y que no había adquirido dicha distintividad tras el uso. Asimismo, concluyó que las características para las que se había solicitado el registro eran propias de la naturaleza de este tipo de productos (chocolatinas) y que eran necesarias para obtener un resultado técnico (forma básica, presencia, posición, hendiduras, etc). Por lo anterior, desestimó la solicitud de registro de la marca tridimensional. NESTLÉ interpuso un recurso contra dicha resolución ante el órgano competente (High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property).

Dicho órgano consideró desacertada la comparación de la marca con los pasteles y la pastelería con los demás productos de la clase 30, y ante la duda, decidió suspender el procedimiento yplantear al Tribunal de Justicia unas cuestiones prejudiciales.

Una de las preguntas era que si, para demostrar que una marca ha adquirido carácter distintivo, basta con que, en la fecha pertinente, una proporción significativa de los sectores interesados reconozca la marca y la asocie a los productos del solicitante.

En segundo lugar, si deben denegar el registro por tratarse de un signo constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del producto, o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), incisos i) y/o ii), de la Directiva 2008/95.

Por último, si debe excluirse el registro de las formas que son necesarias para obtener un resultado técnico respecto al modo de fabricación del producto.

El pasado día 16 de septiembre se dictó la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 16 de septiembre de 2015 que dio por resueltas las dudas en relación al artículo 3 de la Directiva 2008/95. 

En primer lugar, el Tribunal de Justicia confirma que el artículo 3.1.e se opone al registro como marca de un signo compuesto por la forma de un producto cuando esta forma incluye tres características esenciales, de las que una resulta de la propia naturaleza del producto y las otras dos son necesarias para la obtención de un resultado técnico, siempre que, no obstante, al menos una de las causas de denegación del registro enunciadas en esta disposición se aplique plenamente a la forma de que se trata.

En segundo lugar, ha aclarado que se contempla la denegación de los registros de los signos compuestos exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico solamente al modo en que funciona el producto de que se trata y que no se aplique al modo en que se fabrica. Las tres causas de denegación de una marca pretenden evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir un monopolio a su titular sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto. El Tribunal confirmó que debe denegarse el registro de un signo compuesto por la forma atribuida únicamente al resultado técnico aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas y, en consecuencia, con otros procedimientos de fabricación.

Por último, se ha pronunciado sobre las pruebas que debe aportar el titular de la marca para demostrar la distintividad, y determina que el solicitante del registro debe aportar prueba de que los sectores interesados perciben el producto o el servicio que designa esta marca por sí misma, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente en el mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada. Es necesario que como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada.

María Diví. Más información en derechodigital@herrero.es