En anteriores entradas de nuestro blog ya nos hemos venido refiriendo a la obligación de uso en sede de marcas (aquí y aquí), que deviene especialmente relevante cuando la marca lleva más de 5 años registrada.
Pero ahora queremos centrarnos en la necesidad de aportar pruebas sobre el efectivo uso de las marcas para determinados productos/servicios, así como la conveniencia de acreditar el renombre para esos mismos productos cuando se trata de fundar una oposición contra la solicitud de una marca por un tercero.
Para ello nos vamos a servir del citado caso y a las enseñanzas que podemos extraer del mismo.
Se trata de la marca de la UE “JAGGER FAST FOOD” solicitada por la firma danesa JAGGER JUNK ApS para distinguir productos alimenticios de las clases 29 y 30, y servicios de restaurante de la clase 43.
Como era lógico esperar, el famoso cantante Mike Jagger planteó oposición con base, por un lado, en una marca reciente de la UE “MIKE JAGGER”, coincidente en alguna de las mencionadas clases, y, por otro lado, en su propio renombre.
Sin embargo, lo que aparentemente aparecía como un caso sencillo, se le ha complicado al famoso cantante y aún se le puede complicar todavía más a resultas de la respuesta del solicitante de aquella marca “JAGGER FAST FOOD”.
En efecto, en primer lugar, por cuanto se le ha rechazado la oposición basada en su notoriedad, ya que, no obstante su fama y reputación como cantante y que puede llegar a extenderse a toda actividad alrededor de la música en sentido amplio, la División de Oposición ha acabado por entender que la prueba aportada no sirve a los fines pretendidos, bien por no referirse a los productos y servicios objeto de examen, bien por ser insuficiente o bien por carecer de fecha.
Ello permite darse cuenta de lo importante que es no solo la aportación de prueba efectiva de la notoriedad en el sector pertinente y de ir recopilándola y archivando adecuadamente, sino que esa obligación de aportar prueba alcanza incluso a personajes tan famosos como el que ahora nos ocupa, a quien no le sirve la sola referencia a diferentes webs sin detenerse a un análisis pormenorizado de su contenido.
Por consiguiente, debemos insistir en que la notoriedad o renombre de un signo deben ser convenientemente probados y acreditados (sin que pueda confiarse en la sola percepción que en general pueda tenerse), sobre todo cuando se trata de fundar una oposición para productos y servicios alejados del ámbito en que tal notoriedad alcanza.
Ello no obstante, la oposición se ha estimado con base en el segundo argumento alegado, esto es, el riesgo de confusión con la marca prioritaria, habiéndose recurrido.
Pero como hemos dicho, a Mike Jagger este caso se le puede atragantar no obstante la aparente victoria alcanzada con su oposición frente a la totalidad de los servicios de la clase 43 y la mayor parte de los productos de las clases 29 y 30 de esta marca “JAGGER FAST FOOD”
Nos explicamos.
La oposición se basó en una marca prioritaria MIKE JAGGER reciente, para la que todavía no habían pasado 5 años desde su registro, de forma que no se le podía exigir la prueba de uso. Ello explica que la División de Oposición la tuviera en cuenta y sirviera a Mike Jagger para alcanzar una “victoria”.
Pero el cantante es titular de otras marcas “MIKE JAGGER” con más de 5 años de antigüedad y que no fueron invocadas en esta oposición.
Tal circunstancia llevó al solicitante de JAGGER FAST FOOD a plantear acciones de caducidad de tales registros marcarios, que han tenido éxito (de momento) dado que Mike Jagger no logró aportar prueba del uso de esas marcas prioritarias para los productos y servicios de las clases 29, 30 y 43. De hecho la EUIPO ha considerado que la prueba al efecto aportada no sirve a esos fines, por referirse a otros ámbitos diferentes, no ser suficiente y por carecer de fecha cierta.
De nuevo aquí se plantea la importancia de usar la marca para los productos y servicios para los que se registró, de recopilarla, fecharla y archivarla adecuadamente, y ello por muy famoso y reconocido que sea su titular en otros ámbitos diferentes y alejados del que le es propio.
Finalmente, nos preguntamos si Mike Jagger podría ver decaída la mencionada “victoria” si el solicitante de la mencionada marca acaba por plantear y conseguir que la marca prioritaria más reciente se declare nula por haber sido solicitada con la sola intención de eludir en sede de oposiciones la carga de probar el uso de marcas con más de 5 años de antigüedad.
La Jurisprudencia al respecto del Tribunal de Justicia de la UE es clara sobre el particular (nos remitimos a la sentencia del caso Monopoly), considerando que ese tipo de solicitudes podrían ser consideradas de mala fe.
De ahí que pueda seguir habiendo giros en los acontecimientos, pues como antes hemos dicho, a Mike Jagger puede que esa “victoria” se le acabe «atragantando» y que el tiro le salga por la culata. El tema para nada acaba con la resolución de la oposición pues el conflicto sin duda continuará en otras instancias; sin que debamos olvidar que la nulidad de una marca supone que la misma nunca fue válida ni produjo efecto alguno. Por tanto, continuará…y será interesante ver el desenlace.
Moraleja: hasta los procedimientos de marcas aparentemente más sencillos se pueden acabar complicando; por ello, incluso para los más famosos, una retirada a tiempo o mejor, un buen acuerdo, puede ser la mejor solución. Analizar debidamente los pros y contras de las distintas vertientes de un asunto resulta esencial para intentar obtener un resultado óptimo para los intereses de cada caso.
Antoni Romaní, junio 2022
RMA Romaní Martínez Alner
