¿Es válido el registro como marca del color rojo de las suelas de zapatos de tacón alto? Esta es la cuestión que surgió en el litigio entre el diseñador Louboutin, que registró dicha marca en el Benelux, y un competidor que alega la nulidad de la misma. La cuestión llegó al TJUE, y el Abogado General Maciej Szpunar ha presentado ya sus conclusiones.
Como se ha tratado ya en otras entradas de este blog, las marcas que consisten en la forma del producto presentan ciertas particularidades. Por una parte, pueden plantear el problema de falta de carácter distintivo. Por otra parte, podrían incurrir en la prohibición de “funcionalidad”. En efecto, al registrar como marca la forma de un producto, se priva a los competidores de la posibilidad de producir bienes con esa misma forma. Esto no es un problema cuando existen muchas formas alternativas, pero cuando no las hay, o bien son escasas o costosas, la monopolización de aquella forma (necesaria, funcional o valiosa para el producto) por parte del titular de la marca –sin límite de tiempo– se convierte en un obstáculo para la libre competencia.
Por ello, la vigente Directiva de Marcas 2008/95 [art. 3.1.e)] prohíbe registrar como marca signos que estén constituidos exclusivamente por la forma del producto, cuando dicha forma resulte impuesta por naturaleza misma del producto, sea necesaria para obtener un resultado técnico, o proporcione un valor sustancial al producto. (Esta Directiva será reemplazada por la nueva Directiva 2015/2436 de marcas, en la que esta prohibición ya no se refiere sólo a los signos que consistan en la forma del producto, sino que se amplía a los que consistan en “la forma u otra característica del producto”. Sin embargo, esta nueva normativa no es todavía aplicable; el plazo de transposición finaliza en enero de 2019).
En el caso que examinamos, la marca controvertida está concedida para «zapatos de tacón alto (con excepción del calzado ortopédico)» y consiste en «el color rojo (Pantone 18 1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es evidenciar la posición de la marca)»
Lo que se registra, pues, es el color y su posición o ubicación (en la suela del zapato). El color es sin duda una característica del producto, pero ¿puede considerarse que pertenece a la forma del producto? Resolver esta cuestión es clave para saber si cabe aplicable la prohibición de registro de la Directiva vigente, y concretamente la prohibición de formas que proporcionen un valor sustancial al producto (la conocida como “funcionalidad estética”).
Así, se pregunta al TJUE si el concepto de forma del art. 3.1(e) se limita “a las características tridimensionales del producto, tales como el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o [si] también hace referencia dicha disposición a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color”.
El Abogado General señala que caben dos opciones a la hora de calificar el signo: considerar que consiste en un color por sí solo, o entender que es un elemento subsumible de algún modo en la noción de forma del art 3.1(e). Las consecuencias de una u otra opción son distintas. En efecto, aunque en ambos casos, el signo deberá tener carácter distintivo, del art. 3.3 de la Directiva se sigue que la prohibición de registro por razón de la funcionalidad de la forma no puede sanarse por el hecho de que el signo haya adquirido carácter distintivo. Por el contrario, si entendemos que no constituye un aspecto de la forma y lo consideramos como un color en sí mismo, sería posible el registro si se considera que el signo ha adquirido carácter distintivo. La jurisprudencia del TJUE sobre el color solo como marca, aunque restringe notablemente la posibilidad de registro, precisamente porque normalmente el mero color carecerá de carácter distintivo, admite que excepcionalmente el color pueda resultar inherentemente distintivo o bien adquirir distintividad por el uso. Y aun así, siguiendo esa jurisprudencia, el registro podría todavía denegarse si resulta contrario al interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo (Libertel, 55 y 56).
En sus conclusiones el AG sostiene que, a diferencia de los casos en que se pretende registrar un color por sí solo, cuando este se aplica a una parte concreta del producto debe considerarse como una característica de la forma del producto, y por tanto debe analizarse como integrado en su forma. Propone, pues, al TJUE que interprete en sentido amplio la noción de forma para incluir este tipo de signos en el ámbito de aplicación del art. 3.1(e). De este modo, corresponderá al juez nacional determinar si el caso concreto es subsumible en esa interpretación amplia de la noción de forma, y si ese color, en esa posición, otorga un valor sustancial al producto, y por tanto debe quedar en el dominio público para su uso por los competidores.
Cualquiera que sea la solución que adopte el TJUE, su recorrido para futuros registros parece limitado, ya que la entrada en aplicación de la nueva Directiva abrirá definitivamente la puerta a aplicar las prohibiciones basadas en funcionalidad a “otras características” del producto, distintas de la forma.
Miquel Peguera
