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La transferencia de la Investigación al mercado: un objetivo de la universidad

La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, expresaba como uno de los objetivos de las universidades “la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la Universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas”, finalidad que ha cobrado cada vez más una mayor importancia por la promoción de las spin-off o empresas surgidas desde la propia universidad.

Sin embargo, esta voluntad de promover la transferencia tecnológica no estaba acompañada de un marco jurídico adecuado desde el punto de vista patrimonial. Al contrario, el régimen jurídico existente generaba incertidumbre en las universidades, en particular en el momento de plantear la creación de una spin-off que tuviera como objeto la explotación de resultados de la investigación generados en la universidad.

Desde aquel año 2009 se han sucedido diferentes reformas del marco jurídico de la transferencia de los resultados de la investigación, que han permitido incluso una regulación propia del procedimiento a seguir, pero aún hoy persisten determinadas lagunas en la regulación que no permiten un entorno plenamente seguro.

A continuación, se identifica el régimen aplicable tanto general como para la transferencia a spin-off, y se plantean los aspectos que suscitan dudas.

El régimen general de la transferencia de resultados

El confuso marco jurídico de la normativa patrimonial pública (hay que tener en cuenta que la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, incluye en su ámbito de aplicación a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas o a la Administración local, pero no hace referencia expresa a las universidades), planteaba dudas sobre qué trámites deben seguir las Universidades para explotar comercialmente los derechos sobre los resultados de la investigación, y si el procedimiento era el mismo si la transmisión se realizaba a empresas de base tecnológica o a terceros.

En este sentido, la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, supuso un cambio crucial, ya que su artículo 55 aprueba un régimen específico para la transmisión de los resultados de la investigación por parte de las universidades, los OPI y otros centros de titularidad estatal.

En primer lugar, la Ley exige como paso previo al procedimiento una declaración del “órgano competente de la universidad” (lo que parece quedar al arbitrio de la propia universidad) en la que se manifieste que “el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público”. Sin embargo, la Ley no define este concepto, por lo que su determinación es de muy difícil interpretación.

A partir de este requisito previo, la Ley introduce un régimen de adjudicación de alcance general, basado en la concurrencia competitiva, y en el que el criterio relevante para la adjudicación es la “oferta económicamente más ventajosa”, estableciendo además que la contraprestación se deberá corresponder con el valor en el mercado de los derechos transmitidos.

Entendemos que la previsión como criterio general para la adjudicación de la oferta económicamente más ventajosa no parece lo más adecuado en el entorno de la investigación pública.

En este sentido, hubiera sido deseable que la Ley hubiese planteado como criterio de adjudicación el retorno socioeconómico, de forma que se valoraran otros factores igualmente relevantes en la explotación de resultados de investigación de titularidad pública. A modo de ejemplo, permitiría potenciar en la decisión la obtención de la máxima difusión de dichos resultados (es decir, procurar que los resultados lleguen al mayor número posible de usuarios en el mercado).

Por ello, vincular la elección del adjudicatario únicamente al retorno económico no parece la opción más recomendable para la explotación de estos resultados, sino que sería más adecuada una ponderación de criterios económicos y sociales para determinar la mejor oferta desde el punto de vista público.

Desde un punto de vista procedimental, la LES trata expresamente el tema de la publicidad del procedimiento, al establecer que se requerirá una difusión previa adecuada del objeto y condiciones de la transmisión, y que podrá realizarse a través de las páginas web institucionales de la universidad. Aunque en este punto la Ley ofrece un marco claro, hay que tener en cuenta que no siempre será conveniente dar una información detallada de los resultados objeto de la licitación, ya que su revelación puede perjudicar su carácter innovador en el mercado. Resulta esencial, en todo caso, que las universidades protejan adecuadamente sus resultados de forma previa a cualquier acción comercial.

La transferencia a spin-off: la remisión a la normativa autonómica

La preocupación por el procedimiento a seguir para la transferencia de los resultados de la investigación cobró especial relevancia con el desarrollo de los programas de apoyo a la creación de spin-off. En este sentido, aunque la Ley Orgánica 4/2007 establecía como una característica específica de las empresas de base tecnológica el hecho de que fueran creadas a partir de estos resultados, no se aclaraba si el acuerdo de creación de estas empresas por parte del Consejo Social era suficiente para justificar la cesión de los derechos sobre dichos resultados, o se requería seguir un procedimiento patrimonial adicional.

Pese a regular un procedimiento específico para la transferencia de tecnología desde las universidades, la Ley de Economía Sostenible no ha previsto un régimen específico para las transmisiones a spin-off. En este sentido, se detallan una serie de supuestos de adjudicación directa,1  pero no se hace mención a las spin-off, por lo que se podría interpretar que han de concurrir a un concurso público para obtener los derechos sobre los resultados requeridos para su actividad, cuya adjudicación dependería de que la suya fuera la oferta económicamente más ventajosa.

Esta no parece la mejor opción para la adjudicación de los derechos a las spin-off. No puede valorarse igualmente la contraprestación que puede ofrecer ante una empresa de naturaleza distinta. El retorno de la spin-off vendrá determinado por la posibilidad de participación en su capital social, lo que permitiría a la universidad ser partícipe de futuras plusvalías, pero no le permitiría competir a corto plazo con empresas con recursos financieros inmediatos.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer referencia a un supuesto de aplicación indeterminada, “cuando por las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda (…) o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa”. Aunque ha de interpretarse discrecionalmente en cada caso por la universidad, podría argumentarse que la transmisión de derechos sobre los resultados de la investigación tiene un carácter singular, que justificada un procedimiento de adjudicación directa.2

Esta materia fue, asimismo, objeto de regulación por la Ley de la Ciencia, de tramitación parlamentaria prácticamente simultánea con la Ley de Economía Sostenible, y aprobada apenas tres meses después. En su artículo 36, permite la adjudicación directa de determinados contratos relacionados con la explotación de los resultados de la investigación: los contratos de sociedad, los contratos de colaboración para actividades de valorización y transferencia de los resultados, y los de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica.

Es decir, la Ley de la Ciencia excluye de los procedimientos de concurrencia competitiva determinados contratos ligados con la transferencia de tecnología, pero no lo hace con los propios contratos de transferencia.

En su lugar, la Ley establece que “la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre esta, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre el derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma”.3

Así, se remite a las comunidades autónomas el régimen de transferencia para los centros de su entorno, de modo que cada una podría regular su propio procedimiento. Esta previsión parece tener como objetivo reconocer la competencia autonómica para determinar el régimen aplicable a los centros de investigación de su titularidad (no incluidos en la Ley de Economía Sostenible). Sin embargo, no puede descartarse que las comunidades autónomas hagan extensible su régimen a las universidades de su entorno.

Ignasi Costas, socio responsable del área de Innovación y Emprendimiento

Alberto Ouro, asociado del área de Innovación y Emprendimiento

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1. Por ejemplo, la transmisión a entidades del sector público, a entidades sin ánimo de lucro, a copropietarios del derecho o a quienes tengan un derecho de adquisición preferente.

2. A modo de ejemplo, se pueden argumentar los elementos expuestos en Costas Ruiz del Portal, I.; Ouro Fuente, A. “Participación de los investigadores en los resultados de la investigación. El entorno legal: proyectos de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y de la Ley de Economía Sostenible”, Diario La Ley, núm. 7615, 20 de abril de 2011:

(i) Los resultados de la investigación requieren de un conocimiento que va más allá de lo contenido en el derecho de patente o de propiedad intelectual, y que son los conocimientos y know-how de los investigadores, necesarios para su pleno aprovechamiento y evolución en el futuro. Por tanto, y para una mejor explotación de los resultados, la involucración del equipo investigador en su explotación supone un elemento trascendental que ha de valorarse convenientemente;

(ii) La contraprestación por la transferencia de los resultados de la investigación a una EBT resulta de difícil cuantificación, ya que, entre otras fórmulas, puede realizarse en parte en acciones de la propia compañía, acompañados de derechos sui generis para proteger el interés público;

(iii) Asimismo, y en tanto que en el desarrollo de nuevas innovaciones resultan cruciales las políticas de confidencialidad, que permitan proteger la ventaja competitiva derivada de la novedad en el mercado, y con ello la inversión realizada en la investigación, el seguimiento de un mero proceso de licitación (y la consiguiente publicación y difusión) podría poner en riesgo el interés general de la no destrucción del valor del conocimiento;

(iv) Por otra parte, la existencia de un derecho a favor del investigador respecto a las patentes de la universidad, de participación en los beneficios (ex artículo 20 de la Ley de Patentes), comporta que, sin ser cotitular, tenga un derecho sui generis que podría llegar a justificar su participación en la decisión de quién es la persona o entidad más adecuada para explotar los resultados que ha desarrollado;

(v) Y, finalmente, el artículo 20 de la Ley de Patentes otorga también la posibilidad de renunciar a la titularidad de la patente a favor de los investigadores, sin necesidad de un proceso de subasta. Resulta especialmente relevante esta previsión, que supone que la propia normativa excluye en determinados casos el seguimiento de procesos competitivos para favorecer la continuación en el desarrollo de la innovación por parte de sus inventores, ya que el electo jurídico de la renuncia a favor del investigador no es muy diferente al de la cesión a una entidad participada por el propio investigador.

3. Cabe indicar que este precepto ha creado cierta confusión respecto a su alcance, ya que una parte de la doctrina ha llegado a entender que este precepto derogaba tácitamente el régimen que habla aprobado, apenas tres meses antes, la Ley de Economía Sostenible. Aunque no podemos compartir esta interpretación (a nuestro entender, el procedimiento de la LES será aplicable en tanto que cada Comunidad Autónoma no apruebe una regulación propia), esta interpretación muestra la falta de coordinación que existió en su momento para regular esta materia en dos leyes de tramitación paralela.

  • Por RCD
  • 08/11/2014