Sabido es que el TJUE no tiene excesiva dificultad en cambiar de orientación si considera que la aplicación de un determinado precedente provoca resultados no deseados, ya sea señalándolo directamente (como en el famoso caso Hag II, recordado últimamente en el marco de la jurisprudencia sobre agotamiento de marca a raíz de las sentencias dictadas en el caso Schweppes, analizadas en este Blog), ya sea –como en el caso AMS Neve al que aquí nos referimos– sin reconocerlo expresamente pero descartando la aplicación del mismo.
En AMS Neve se discute la competencia de los tribunales ingleses para decidir sobre una infracción de marca cometida por una empresa española por la oferta y publicidad de equipos de sonido en el Reino Unido que incorporan una marca igual o similar a las marcas nacionales y a una marca de la Unión de los demandantes. Los actores fundan la competencia del tribunal en el hecho de que la página web de los demandados está en inglés, aparece un listado de distribuidores establecidos, entre otros países, en el Reino Unido, y en que de las condiciones generales de venta resulta claro en su opinión que se aceptan pedidos de cualquier Estado miembro. Por su parte, los demandados niegan dicha competencia por –alegan– no haber actuado, publicitado ni hecho ventas de tales equipos en ese país.
El tribunal de instancia (sentencia de 18 de octubre de 2016 de la Intellectual Property Enterprise Court) se pronunció declinando su competencia para conocer de la infracción de la marca de la Unión, y admitiéndola no obstante respecto a las marcas nacionales británicas. Para aplicar este distinto régimen a las marcas nacionales y a las de la UE, el tribunal se basó en la propia jurisprudencia del TJUE: en el caso Coty (demanda en Alemania por infracción de marca a empresa que vende perfumes en Bélgica a un distribuidor que los revende en Alemania), el Tribunal señaló que el territorio en el que “se hubiere cometido el hecho o el intento de violación”, que es uno de los criterios para atribuir la competencia jurisdiccional en caso de infracción de una marca de la Unión (art. 93 (5) del Regl. 40/94, actual art. 125 (5) del Regl. 2017/1001), debía ser interpretado de forma autónoma y distinta a la del “lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”, del art. 7(2) del Reglamento de Bruselas (Regl. 1215/2012). Así, mientras el Reglamento de Bruselas permite en caso de infracción basar la competencia tanto en el lugar donde se produce el acto infractor como donde se causa el daño (caso C21/76 Mines de Potasse d’ Alsace), el TJUE resolvió que en caso de infracción de una marca de la Unión, el tribunal de un Estado miembro no era competente si el demandado no había actuado en ese Estado. Y, para el caso de actividades on line, aunque –es verdad– en el ámbito de la ley aplicable, el TJUE (Caso C-25/16 Nintendo) parecía haber situado el hecho generador del daño en el “lugar en que se ha iniciado el proceso de publicación de la oferta a la venta por parte de dicho operador …”.
La sentencia de 5 de septiembre pasado se aparta ahora del criterio expresado en Coty, porque –entre otras razones– considera que podría privar de competencia a los tribunales de marcas de la UE por el mero hecho de que el proceso para mostrar la publicidad o las ofertas on line de productos infractores se iniciase fuera de la UE, y podría dar lugar a competencias dispares de tribunales por la misma infracción según se accionase en base a marcas nacionales o de la UE. El TJUE aproxima la interpretación del Reglamento de Bruselas y del Reglamento sobre la marca de la Unión y señala que el titular de una marca de la Unión puede iniciar acciones de infracción contra actos de publicidad u ofertas electrónicas ante el tribunal del Estado miembro en el que se encuentren los consumidores y distribuidores a los que se dirija dicha publicidad u ofertas, y ello pese a que el proceso que de lugar a esa actividad on line tenga lugar desde otro Estado miembro.
