En Estados Unidos el derecho sobre una marca viene otorgado por el uso de la misma, no por el registro. Por eso no tiene mucho sentido proteger una marca si no se utiliza ni se va a utilizar próximamente en territorio norteamericano. La Ley de Marcas norteamericana (The Lanham Act) ofrece varias alternativas para solicitar una marca, en función del uso que se realiza o se pretende realizar.
Se puede proteger una marca de dos formas: como marca nacional, ante la US Patent andTrademark Office (USPTO) o como marca internacional, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ya que Estados Unidos es país firmante del Protocolo de Madrid desde el 2 de noviembre de 2003. A continuación nos referimos brevemente a ambos procedimientos.
Solicitud de Marca Nacional
Para solicitar una marca ante la USPTO es necesario basarse en al menos una de las siguientes secciones de la Ley de Marcas norteamericana:
* Uso actual en el comercio (según la sección 1.a). La marca ya se está usando en el comercio en EEUU.
* Intención de uso (según la sección 1.b). El titular que solicita el registro se compromete a utilizar la marca en el comercio de EEUU en un futuro inmediato.
* Registro basado en un registro de marca del país del titular (“home registration”) (según la sección 44.e). En este caso, es necesario que el titular ya haya registrado la marca ante su Oficina local (por ejemplo, una marca españolao comunitaria en el caso de un titular español).
Una vez presentada la solicitud, será examinada por la USPTO y, si no se presenta ninguna objeción a su registro, se procederá a su publicación a efectos de oposiciones a terceros. Transcurridos 30 días desde la publicación, si no ha habido oposición o se ha solicitado una extensión del plazo para tal fin, se emitirá un Aviso de Concesión (Notice of Allowance).
Si la solicitud fue presentada de acuerdo con la primera opción (uso actual) o la tercera (registro nacional), se procederá a la emisión del Certificado de Registro. En el caso de la segunda opción (intención de uso), será necesario aportar una Declaración de Uso para que la concesión sea firme.
Solicitud de Marca Internacional
Como Estados Unidos es miembro del Protocolo de Madrid desde 2003, si se dispone de una solicitud o un registro de marca española o comunitaria, es posible solicitar una nueva marca internacional, designado EEUU. Del mismo modo, en caso de disponer ya de una marca internacional, es posible solicitar la designación posterior de este país.
Es importante señalar que, una vez que la solicitud internacional entra en la fase nacional ante la USPTO, es bastante habitual que se emita algún tipo de Acción Oficial. De ser así, si bien una acción oficial puede ser contestada directamente por su titular, la USPTO recomienda la intermediación de un profesional norteamericano, ya que son muchas las peculiaridades de la práctica norteamericana en cuanto a exigencias formales.
Cada una de estas opciones tiene ventajas y desventajas que habrá que analizar, dependiendo del caso concreto. Pero, en general, el registro internacional es más recomendable cuando se quiere proteger la marca en al menos dos países, mientras que la marca nacional estadounidense ofrece más ventajas en caso de que solamente se esté interesado en este territorio.
En cualquier caso, hacemos hincapié en que el uso es un requisito absolutamente necesario para la validez de la marca en Estados Unidos y, de no existir tal uso, será inútil intentar hacer valer la marca en caso de una posible infracción.
Este artículo es un extracto del original, publicado en nuestra newsletter de Moda y Derecho del mes de julio.
Natalia Ruiz Gallegos, Departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues
