Muchas veces nos encontramos con que una marca registrada se ha convertido en una designación genérica para referirse a un determinado producto o servicio. Es el caso, por ejemplo, de los pañuelos desechables, conocidos vulgarmente como “Kleenex” o “clínex” a pesar de no ser necesariamente los comercializados por la empresa Kimberly-Clark Worldwide, Inc (titular de la marca “Kleenex”). Este hecho, conocido técnicamente como “dilución”, puede provocar conforme a la normativa marcaria de muchos Estados la nulidad y consiguiente cancelación de una marca registrada, al considerarse que la misma no pude seguir cumpliendo con su misión principal: permitir vincular un producto o servicio con un origen empresarial concreto. En este contexto, la Corte de Apelación de San Francisco ha resuelto reciente un caso en el que, entre otros aspectos, se analiza si la marca registrada “Google” se ha diluido y, en consecuencia, si la misma debe o no ser anulada. A este respecto, conviene señalar que el término “Google” no sólo identifica a un conocido buscador de internet, sino que en los últimos años ha venido siendo utilizada —de forma especialmente acusada en los EE. UU.— para referirse a la acción de realizar una búsqueda a través de un buscador de internet (por ejemplo: “googlea Cuatrecasas para ver cuáles son los resultados”).
Más en particular, el conflicto ahora resuelto por la Corte de Apelación de San Francisco trae causa del registro por parte de sendos ciudadanos estadounidenses de más de setecientos nombres de nomino que contenían el vocablo “Google” en su denominación (por ejemplo, www.googledisney.com o www.googledonaldtrump.com). Ante esta circunstancia, la multinacional presentó una reclamación frente la junta de arbitraje encargada de resolver disputas entre nombres de dominio, la cual falló a favor de la cancelación de dichos nombres de dominios por entender que éstos hacían un uso no autorizado de la marca “Google”.
A la vista de la resolución de la junta de arbitraje, ambos ciudadanos acudieron ante los tribunales estadounidenses a fin de solicitar la cancelación de la marca “Google”, por entender que el mismo se había convertido en una designación genérica frecuentemente utilizada para describir el concepto “búsqueda en Internet”. En otras palabras y como se ha indicado, alegaban que el término googlear se había convertido en un verbo utilizado como sinónimo de búsqueda en Internet y que, por consiguiente, la marca “Google” se había visto claramente debilitada hasta provocar su nulidad. Por tanto, de conformidad con la Ley general de marcas estadounidense, se solicitaba la nulidad de dicha marca por ser un término “habitual para designar los productos o los servicios en el lenguaje común”.
El tribunal estadounidense finalmente ha dictaminado que no se ha producido dilución, al considerar que la misma sólo ocurre en aquellos casos en los que se utilice una marca registrada como signo para describir un bien o servicio en concreto y no un “acto”. Por consiguiente, el tribunal concluyó que no bastaba con probar que la marca “Google” se utilizaba como expresión genérica para la realización de una búsqueda en Internet, sino que resultaba necesario probar el uso genérico de la marca para un bien o servicio en concreto —en este caso, para motores de búsqueda—.
Así pues, Google Inc. ha logrado conservar su marca registrada “Google” incluso habiéndose reconocido por un tribunal que dicho término se utiliza con frecuencia como como expresión genérica para la realización de una búsqueda en Internet.
Claudia Ros y Daniel Urbán
