El día 20 de diciembre de 2017, la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) dictaminó que, con arreglo a la normativa europea en materia de marcas, y más concretamente, conforme lo estipulado en el artículo 7 de la Directiva 2008/95 CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (la “Directiva”), con la rúbrica «Agotamiento del derecho conferido por la marca», la sociedad española Schweppes S.A podría oponerse a la importación de botellas con la misma marca procedentes de Reino Unido.
De esta forma, el TJUE da respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona en 2016 preguntando por la interpretación del mencionado artículo 7, en el contexto de un litigio entre, por un lado, Schweppes S.A, sociedad española propiedad de Schweppes International y que tiene derecho exclusivo de explotación de la marca Schweppes en el territorio español, y, por otro lado, Red Paralela, S.L., y Red Paralela BCN, S.L., (en lo sucesivo, conjuntamente, «Red Paralela»), en relación con la importación en España por estas últimas de botellas de tónica designadas con la marca “Schweppes” procedentes del Reino Unido y cuya titular es Coca-Cola/Atlantic Industries (en lo sucesivo, «Coca-Cola»).
El núcleo del conflicto reside en la interpretación de Schweppes S.A, según la cual la comercialización de las referidas botellas en España es ilícita, ya que éstas no han sido fabricadas y comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por Coca-Cola, quien, según Schweppes, no tiene ningún vínculo económico o jurídico con el grupo Orangina Schweppes. Asimismo, entiende que se trata de dos productos distintos, aunque tengan la misma marca debido a que la formulación de la bebida o el envasado son distintos. En este marco, sostiene que, vista la identidad de los signos y de los productos de que se trata, el consumidor no será capaz de distinguir la procedencia empresarial de dichas botellas.
Por su parte, Red Paralela invoca en su contestación a la demanda, por un lado que existen vínculos jurídicos y económicos entre ambas empresas en la explotación común del signo «Schweppes» como marca universal y, por otro, el agotamiento del derecho de marca que a su juicio se deriva, respecto de los productos Schweppes procedentes de Estados miembros de la Unión Europea (“UE”) en los que Coca-Cola es titular de las marcas Schweppes, de un consentimiento tácito derivado del acuerdo de división marcaria celebrado por ambas empresas en su día. A estos efectos, Red Paralela sostiene que, Schweppes S.A y Schweppes International, toda vez que han mantenido un comportamiento que tiene por objeto fomentar una imagen global y unitaria de la marca SCHWEPPES aun después de su fragmentación, han desnaturalizado la función de indicación de origen de la marca que explotan en España, y, en consecuencia, han perdido el derecho a oponerse a las importaciones paralelas en dicho Estado miembro de productos legalmente designados con una marca idéntica comercializados por Coca-Cola en otro Estado de la UE.
Ante este escenario, el TJUE, ha establecido en su reciente sentencia que, el mencionado artículo 7 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión (como sucede en el caso que nos ocupa) cuando, tras esta cesión, el titular, ha seguido promoviendo “activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única”, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta, o cuando “existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero”.
Siguiendo esta línea interpretativa, el TJUE concluye que Schweppes S.A podrá impedir que se comercialice en España tónica fabricada en Reino Unido por Coca-Cola, salvo que se acredite que ha promovido activa y deliberadamente la apariencia de una marca global y única, o se pruebe que hay vinculaciones entre ambos grupos en el sentido de que existiera un control único sobre la marca Schweppes. Según el TJUE, existiría dicho control único si se acreditase que Coca Cola y Schweppes dirigen conjuntamente la marca Schweppes, en el sentido que ambas coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.
Corresponde ahora al Juzgado de lo Mercantil de Barcelona dirimir si, efectivamente, se ha creado una imagen de una marca global y única y si existen, en su caso, tales vínculos económicos tomando en consideración todos los elementos pertinentes del caso para determinar a la postre si ha existido o no el invocado agotamiento del derecho de marca. Seguiremos informando en nuestro Blog sobre el rumbo que toma el presente caso.
Jean-Yves Teindas y Cristina Olesti
