Que la marca de la Unión no siempre produce los mismos efectos en todo el territorio de la Unión Europea lo tiene declarado ya el TJUE en sus sentencias DHL (sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, p. 48) y combit Software (sentencia de 22 de septiembre de 2016, combit Software GmbH, C-223/15, EU:C:2016:719, p. 32). En particular, en esta última sentencia el Tribunal señaló que cuando en una parte del territorio de la Unión no existe riesgo de confusión entre un signo determinado y una marca de la Unión, el tribunal que conoce de la infracción de la marca no puede extender a ese territorio una prohibición de uso de dicho signo.
Ahora, el Tribunal ha vuelto a pronunciarse sobre este tema en el marco de la obligación de inhibición de competencia, contemplada en el art. 109.1(a) RMC (actual art. 136.1(a) RMUE), que tiene el tribunal escogido en segundo lugar en caso de litispendencia entre una acción por violación de marca nacional y una por violación de una marca de la Unión idéntica, y para los mismos productos o servicios, entabladas ante tribunales de Estados distintos.
Dejando al margen el fondo de la cuestión, que afecta a las relaciones entre Merck KGaA y diversas sociedades del grupo Merck & Co, el supuesto es el siguiente: el 8 de marzo de 2003 Merck KGaA presentó en el Reino Unido una demanda contra Merck & Co. y otra sociedad de su grupo por infracción de la marca nacional ”Merck” en el Reino Unido, y el 11 de marzo presentó otra demanda contra los mismos demandados, por infracción de la misma marca, pero en este caso de la Unión, ante el Landgericht (tribunal regional) Hamburg. En este contexto, el tribunal alemán plantea al TJUE si es de aplicación el art. 109 1(a) RMC, y en ese caso si ha de inhibirse de conocer de la infracción de marca de la Unión y con qué alcance.
La sentencia del TJUE aclara en primer lugar que el art. 109 exige que estemos ante acciones por unos mismos “hechos” (entendidos éstos como combinación de hechos y fundamentos jurídicos que los sustentan), y en este caso sólo se dan los mismos hechos en la medida en que ambas acciones de infracción de marca se refieren a un mismo territorio. Es decir, al tribunal escogido en segundo lugar no le es aplicable la obligación de inhibirse de conocer por lo que respecta a la infracción de la marca en todo el territorio de la Unión distinto del Reino Unido, y podrá pronunciarse sobre dicha infracción. Por el contrario, sí deberá inhibirse para conocer de la infracción de la marca de la Unión en lo que respecta al territorio en el que produzca efectos la marca nacional cuya infracción es objeto de un procedimiento anterior.
A nadie se le escapa que eso puede dar lugar a decisiones contradictorias, es decir que el tribunal inglés podría llegar a un pronunciamiento sobre la infracción de la marca nacional, distinto de aquél al que pueda llegar el tribunal de Hamburgo respecto a la infracción de la misma marca de la Unión en el resto de Estados miembros, y eso podría resultar en una marca de la Unión con efectos distintos en el Reino Unido respecto al resto del territorio de la UE. Pero también es cierto que, como dijimos al principio, el TJUE ya ha matizado en otras ocasiones el efecto unitario de la marca de la Unión, y ha admitido que ese efecto no siempre sea unitario.
Autor: Jorge Llevat
