Modificar una solicitud de patente o una patente concedida de forma que la protección otorgada se extienda más allá del contenido de la solicitud, tal como esta fue inicialmente presentada, supone una causa de nulidad de la patente concedida. Este motivo de nulidad, tradicionalmente poco explorado, ha sido tratado en el caso que enfrentó a Thermomix con Lidl.
En una entrada anterior del Blog IP hablamos de la materia añadida (o adición de materia) como causa de denegación de una solicitud de patente en vía administrativa (puedes consultarla de nuevo aquí). Tal como adelantamos en ese post, la modificación de la solicitud de patente durante la tramitación o la limitación de la patente ya concedida de forma que el objeto de protección de la patente exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada es también una causa de nulidad de la patente ya concedida. Así se establece expresamente en el artículo 102.1 apartado c) de la Ley de Patentes y en el artículo 138.1 apartado c) del Convenio sobre la Patente Europea (CPE). Conviene señalar que los respectivos apartados d) de los citados artículos también prevén la nulidad de la patente en aquellos supuestos en los que se haya ampliado el alcance de la protección de la patente respecto de la patente tal como fue concedida.
De este modo, la finalidad de la previsión de la llamada adición de materia como causa de nulidad de la patente es garantizar la seguridad jurídica de terceros, impidiendo que el solicitante de una patente mejore su posición inicial mediante la modificación de la solicitud o de la patente ya concedida. Por ello es sumamente importante que la solicitud de la patente esté bien redactada y completa desde el principio.
A pesar de lo que podría sugerir su nombre literal, la nulidad por adición de materia puede producirse no solo mediante la adición de nuevas características, sino también mediante alteración o escisión –es decir, supresión– de las ya divulgadas. Ello significa que también puede existir adición de materia, aunque no se esté ampliando el objeto de protección. No obstante, su valoración en la práctica supone no pocas dificultades, especialmente debido a la escasez de precedentes judiciales en España y a la ausencia de doctrina del Tribunal Supremo que establezca los criterios que deben guiar la valoración de si una modificación supone o no una adición de materia respecto de la solicitud inicialmente presentada.
Frente a ello, las audiencias provinciales de Madrid (sentencia de la Sección 28ª núm. 144/2013, de 3 de mayo) y de Barcelona (sentencia de la Sección 15ª núm. 593/2019, de 29 de marzo) se han apoyado en distintas decisiones de la Oficina Europea de Patentes para determinar si una determinada modificación se debe considerar materia añadida en el sentido del artículo 123.2 del CPE, extrayendo los siguientes criterios generales:
Estas directrices que, a priori, pueden parecer muy claras, son verdaderamente difíciles de aplicar al caso concreto, tal y como demuestra el reciente caso de la Thermomix®. que enfrentaba a Vorwerk contra Lidl en relación con la comercialización de sus robots de cocina. En este caso, el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona concluyó que no existía adición de materia, confirmando la validez de la patente de Vorwerk.
Sin embargo, la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sentencia de la sección 15ª núm. 14/2022, de 13 de enero), sí consideró que la patente de la Thermomix®. de Vorwerk era nula por adición de materia. En efecto, el tribunal llega a la conclusión de que el solicitante había introducido durante la tramitación de la patente características que no estaban divulgadas –ni de forma expresa ni, en opinión del tribunal, tampoco de forma implícita– en la solicitud inicial. El tribunal, al comparar la solicitud de patente con la reivindicación 1 de la patente concedida consideró que la solicitud inicial no divulgaba un dispositivo de pesaje controlado por un circuito autónomo de la misma tarjeta de control que la que controlaba las funciones de agitación y calentamiento, por lo que un experto en la materia no podría deducir esta característica directamente y sin ambigüedad de la solicitud inicial. En definitiva, de acuerdo con el tribunal, al introducir esta modificación durante la tramitación, se le está proporcionando al experto en la materia información nueva, no contenida en la solicitud.
Sin embargo, el tribunal descartó la adición de materia por el supuesto defecto comúnmente llamado “generalización intermedia”; esto es, la prohibición de una reivindicación modificada sobre la base de la selección de una serie de características técnicas aisladas de un conjunto de características divulgadas originariamente solo de forma combinada. Lidl puso de manifiesto que, durante el proceso de validación de la patente en España, se había suprimido una característica de la solicitud inicial: la indicación de que el interruptor existente liberaba la alimentación de corriente “al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control”, provocando una ampliación de materia. No obstante, según la valoración del tribunal, a la luz de la función del interruptor contenida en la descripción de la patente no existe generalización alguna respecto de la reivindicación modificada.
A la vista de lo anterior, la Audiencia Provincial de Barcelona declaró nula la patente de Vorwerk, lo que implica que Lidl no pudo haberla infringido. No obstante, la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Hasta hace relativamente poco, la materia añadida era una rara avis de la práctica procesal, siendo muy pocos los procedimientos en los que se intentaba explotar este defecto para atacar la nulidad de la patente. Desde hace unos años, cada vez son más las partes que se están atreviendo a discutir esta cuestión ante los tribunales y creemos que el caso Thermomix® puede contribuir a popularizar todavía más esta defensa, durante tanto tiempo relegada a un tercer plano. En este contexto, resulta una necesidad acuciante que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre cómo deberían ser aplicadas en la práctica las normas relativas a la adición de materia.
Polina Shishkunova
