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El pasado 8 de junio de 2016 el Parlamento Europeo promulgó la “Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas” que ha de ser implementada en los Estados miembros antes del 9 de junio de 2018.

Hasta la fecha no existía, ni en Europa ni en nuestro país, una normativa común que definiera e integrara el concepto de secreto comercial, ni tampoco unas medidas concretas y homogéneas para protegerlo.

A partir de la implementación de la Directiva gozarán de mayor protección todos aquellos secretos comerciales (know-how, metodologías, etc.) que las empresas preservan por aportarles una ventaja competitiva que no desean compartir, pero que no tienen entidad para disfrutar de los mecanismos de protección hoy establecidos por la legislación de Propiedad Intelectual.

¿Qué es lo que se protege?

Las empresas invierten en el desarrollo y aplicación de conocimientos técnicos (know-how) y metodologías que les permitan obtener ventajas competitivas en los mercados.

Los inventos concretos, mejoras técnicas y diseños originales pueden acceder a los Registros de la Propiedad Industrial e Intelectual, pero hay conocimientos técnicos y metodologías que no se han divulgado y se quieren mantener confidenciales (conocidos como secretos comerciales), para protegerlos ante prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de estos secretos, mediante el robo, la copia no autorizada y el incumplimiento de los compromisos de confidencialidad.

El “secreto comercial” deberá no haberse divulgado en el sector de que se trate y tener un valor comercial que aporte una ventaja secreta y haberse tomado las medidas para evitar su divulgación.

¿Cuáles son las conductas ilícitas en la protección de secretos comerciales?

Las conductas en relación a los secretos comerciales serán ilícitas cuando impliquen el acceso no autorizado, apropiación o copia a documentos, objetos o ficheros electrónicos que contengan secretos comerciales y se encuentre bajo el control del poseedor legítimo.

También serán ilícitas la utilización o revelación de un secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor, cuando las lleve a cabo una persona respecto de la que conste haber obtenido el secreto comercial de forma ilícita, haya incumplido un acuerdo de confidencialidad u obligación análoga de no revelar el secreto comercial o incumpliendo una obligación contractual limitando el mismo.

Del mismo modo, se considerarán ilícitas las conductas, donde en el momento de la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial, la persona supiera o debiera haber sabido que dicho secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de otra persona que lo utilizaba de forma ilícita, en las mismas condiciones concurre la ilicitud en la explotación de mercancías infractoras.

¿Cuáles son las conductas lícitas?

No obstante, la propia Directiva pone de relieve una serie de excepciones a la calificación de ilegitimas, cuando la obtención, utilización o revelación del secreto comercial haya tenido lugar en el ejercicio del derecho de la libertad de expresión e información, para descubrir irregularidades o ilegalidades amparándose en defensa del interés general, cuando los trabajadores los hayan puesto a conocimiento de sus representantes y con el fin de proteger un interés legítimo.

¿Con qué medidas de protección contamos?

La Directiva obliga a los Estados miembros a establecer medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar diferentes vías de acción civil frente a las conductas ilícitas, de modo que el poseedor de un secreto comercial pueda solicitar el cese o prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial, así como la prohibición de fabricar y comercializar con dicha información, así como las indemnizaciones por daños y perjuicios que procedan, entre otras acciones.

También obliga la Directiva a que se adopten medidas para garantizar la confidencialidad del secreto comercial pendientes en los procedimientos judiciales, limitando el acceso a documentos sensibles presentados por las partes en los juicios.

Sobre la necesidad de una ‘diligencia’ del poseedor.

La Directiva obligara a los Estados miembros a implementar instrumentos legales para preservar el carácter secreto del know-how y los secretos comerciales que no estén amparados por la legislación de la Propiedad Intelectual e Industrial, pero su eficacia dependerá, en mayor o menor medida, de la conducta que adopte el poseedor de estos “secretos comerciales”, y de si éste es diligente en la adopción y mantenimiento de medidas razonables de protección, pues si no existe esta conducta de protección, se perderá la protección que ofrece la Directiva.

De modo que, para una protección óptima de estos secretos comerciales, conviene implementar en el seno de las empresas medidas de protección razonables para que, quien ejerza legítimamente su control pueda mantenerlos en secreto.

Para ello será importante, (i) establecer procedimientos internos y manuales de conducta o de buenas prácticas en el uso y condiciones de las informaciones sensibles o secretos comerciales, así como el funcionamiento interno entre los trabajadores y externo de cara a clientes y terceras personas; y (ii) establecer obligaciones contractuales en las relaciones de trabajo con todos los trabajadores y directivos a fin de evitar las divulgaciones ilícitas de estos secretos comerciales (cláusulas de confidencialidad) durante y después de la relación laboral.