El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) dictó sentencia el pasado 14 de diciembre de 2017, por la cual anuló la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 26 de septiembre de 2016 (asunto R 2573/2014‑4), relativa a un procedimiento de oposición entre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Torta del Casar» y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Queso de La Serena», en el que se aceptaba como marca registrada “Queso y Torta de La Serena” de Badajoz.
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Los antecedentes lógicos del presente recurso se remontan al 12 de diciembre de 2011, cuando el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Queso de La Serena” presentó una solicitud de registro de marca de la Unión para las clases 29, 35 y 39 de Niza, constituida por el siguiente signo figurativo:
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Por su parte, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Torta del Casar” formuló oposición al registro el 8 de marzo de 2012, basándose en la existencia de los siguientes derechos anteriores: (a) marca figurativa de la Unión de 10 de noviembre de 2006, con número 4544813, en clase 29, (b) marca española de 22 de octubre de 2011, con número 2394193 para quesos, registrada para quesos y (c) denominación de origen protegida (“DOP”) “Torta del Casar”.
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El 4 de agosto de 2014, la División de Oposición desestimó, en su integridad, la oposición presentada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Torta del Casar”, que presentó dos meses después un recurso ante la EUIPO. La Sala de Recurso dictó también resolución desestimatoria de 26 de septiembre de 2016 por falta de similitud de los productos de las marcas invocadas con los servicios de las clases 35 y 39, y por inexistencia de riesgo de confusión para los productos de la clase 29 puesto que no son ni visual ni conceptualmente similares.
En lo concerniente a la DOP “Torta del Casar”, la Sala de Recurso señaló que la protección se extendía a la expresión en su conjunto y no a cada uno de los términos individuales y excluyó que el término “torta” pudiera constituir una denominación tradicional por falta de prueba y por no designar una zona geográfica como tal sino la mera forma del queso, si bien no analizó el término en ningún momento. Además, negó que existiera un riesgo de evocación de la DOP “Torta del Casar” en la marca solicitada por considerar que la evocación únicamente puede devenir por el elemento denominativo geográficamente relevante.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Torta del Casar” presentó recurso contra la resolución de la EUIPO, solicitando la anulación de la anterior resolución. En relación con la negación de la EUIPO a reconocer que el término “torta” constituye una denominación tradicional no geográfica, el TJUE ha indicado que el hecho de que el término que compone una DOP no designe una zona geográfica como tal no basta para excluir la protección del Reglamento n.º 2081/92, puesto que “una DOP puede también estar compuesta por una denominación tradicional no geográfica que designe un producto alimenticio originario de una región o de un lugar determinado que presente factores naturales homogéneos que la delimitan respecto de las zonas limítrofes”. Solo será conforme la utilización del nombre en una marca registrada, cuando la DOP esté compuesta por varios elementos y uno sea la indicación genérica de un producto agrícola o alimenticio, para lo cual se requiere realizar un análisis detallado del contexto fáctico, que la EUIPO no realizó.
A lo anterior se le suma la exclusión de que existiera un riesgo de evocación de la DOP “Torta del Casar” en la marca solicitada. En este sentido, el TJUE señala que se incluye el caso en que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de forma que, “al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación”, y ello aun cuando se indica el verdadero origen del producto y no haya riesgo de confusión entre los productos. En estos casos, indica el TJUE que solo se requiere que el término empleado para designar al producto incorpore una parte de la denominación protegida y que «al ver el nombre del producto, el consumidor piens[e], como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación», aun cuando la parte de la denominación incorporada no designe un lugar geográfico.
El TJUE ha anulado la resolución de la EUIPO de 26 de septiembre de 2016, si bien no ha entrado a valorar la cuestión de fondo de si el término «torta» era una denominación tradicional no geográfica, por lo que quedaremos a la espera de la resolución final de la EUIPO.
Alejandro Negro Sala y Adaya Esteban Ruiz gg
