Marcas no convencionales: Marcas DE PATRÓN (V)
El tradicional “estampado”…
Así definiríamos coloquialmente el tipo de marcas al que dedicamos este post, siguiendo con nuestra serie #IPBasics by RMA en la que ya hemos hablado de marcas sonoras, multimedia, posición, y 3d.
También es una de las modalidades menos conocidas, y sin embargo estamos rodeados de objetos cotidianos cuyo “estampado”, precisamente, de registrarse como marca (y serlo), debería subsumirse hoy en día bajo esta categoría.
Las marcas de patrón podrían englobarse también en la categoría de marcas “no convencionales”, y están próximas, por su propia naturaleza, a los diseños, lo que obliga a tener claras las funciones entre una y otra figura.
Pero su tramitación no es siempre un camino de rosas, más bien al contrario. Y si no que se lo digan a firmas como Louis Vuitton, que después de 14 años ha visto cómo se ha confirmado la nulidad del registro de su marca “Damier Azur” (precisamos que se solicitó como marca figurativa) por falta de distintividad, sin que el Tribunal General de la UE (y antes, la Sala de recursos de la EUIPO), considerara acreditada su distintividad adquirida por el uso en todo el territorio de la UE. El debate está servido, en un asunto complejísimo desde el punto de vista probatorio que merecería un post propio.
Son aquellas constituidas por un conjunto de elementos gráficos que se repiten siguiendo un patrón (valga la redundancia) y están comúnmente admitidas tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como por la Oficina de marcas de la UE (EUIPO).
En la propia solicitud, junto con la representación que se acompañe en el que la marca sea perfectamente visible, puede asimismo aportarse una descripción en la que se detalle cómo los elementos que la componen se repiten.
Tanto si se solicitan para distinguir productos (lo más común) como para servicios, son marcas que pretenden normalmente proteger la apariencia externa de aquello que se reivindica. Por tanto, si por ejemplo se solicita para “bebidas”, el examinador la considerará como si fuera a cubrir el envase, mientras que si se solicita para servicios, se suele valorar como si fuera a usarse en correspondencia o documentación.
Esto añade un punto de complejidad en su tramitación.
¿Cualquier “estampado” puede ser registrado como marca? La respuesta es negativa.
Como el resto de marcas, la marca de patrón debe superar, en primer lugar, unas prohibiciones absolutas de registro que afectan a la propia capacidad de ser “marca”, y, en segundo lugar, unas eventuales prohibiciones relativas si terceros con derechos prioritarios formulan oposición.
Centrándonos aquí únicamente en las absolutas, la primera condición a cumplir es ser distintiva (art. 5.1 b) Ley de Marcas y 7.1.b Reglamento Marca UE).Y esto significa que los consumidores deben ser capaces de reconocer en dicho patrón un origen empresarial, y no un simple elemento decorativo (más propio de la figura del diseño). Si bien la jurisprudencia recuerda que los criterios a seguir han de ser los mismos que para otras categorías de marcas, no es tampoco ajena a la realidad de que la percepción por parte de los consumidores de este tipo de marcas que se pueden confundir con el aspecto externo del producto es distinta respecto de las marcas convencionales.
Por tanto, ¿ cuándo será distintiva, y cumplirá con la función de marca, y no cualquier otra función? La respuesta no es siempre sencilla, y de ahí que encontremos casos de todos los colores, en los que la marca de patrón se ha denegado por ser excesivamente banal, y en otros, por ser excesivamente compleja…
Del mismo modo, una marca de patrón a priori carente de distintividad puede acabar registrándose si su titular demuestra que ha adquirido distintividad con su uso (lo que se conoce como “secondary meaning”), circunstancia esta que, como el caso apuntado de Louis Vuitton refleja, puede ser muy compleja (y costosa) de acreditar, especialmente cuando hablamos de marcas de la UE con un alcance territorial, por tanto, amplísimo, y respecto del cual los Tribunales están siendo muy exigentes.
Como ejemplos de marcas denegadas por falta de carácter distintivo, tenemos el caso de la marca de la UE nº 018621059 solicitada para, entre otros, prendas de vestir, gafas, y bolsos, representada como sigue:
La marca se ha denegado por considerar que “consiste simplemente en una repetición de medias lunas o medias lunas contorneadas con puntadas, de color azul plateado…y sería percibido por el consumidor medio como una reproducción figurativa de una muestra común de tejido, textil u otro material que se utiliza generalmente para tejidos, prendas de vestir, calzado, baúles, maletas, bolsos, etc. y/o como embalaje de los productos en cuestión y/o como elemento decorativo de los productos.
Otro caso que aún está tramitándose sería el de esta marca nº 018206090 de Mercedes Benz, solicitada indistintamente para productos y servicios, que ha sido denegada por consistir, según la EUIPO, en la propia apariencia de los productos distinguidos o de su envoltorio, representando formas comunes o banales, y que por ello los consumidores la percibirían como como un elemento decorativo. La notoriedad del logo de Mercedes Benz no ha sido considerada en este caso.
Además de las prohibiciones absolutas de registro comunes a todas las categorías de marcas (entre ellas, la falta de distintividad, el carácter descriptivo o la genericidad), estas marcas deben sortear otras prohibiciones a veces complejas de analizar en la práctica.
Por ejemplo, estas marcas de patrón no pueden consistir exclusivamente en características que vengan impuestas por la naturaleza del propio producto distinguido o que aporten un valor sustancial al producto (art.5.1.e) Ley de Marcas y 7.1.e) Reglamento marca UE), prohibiciones estas que no pueden salvarse acreditando que la marca ha adquirido distintividad por el uso.
Según recuerda la EUIPO en sus directrices, el examen a realizar en esos casos será generalmente el mismo que para las marcas de forma, al pretender proteger también, normalmente, la apariencia externa de un producto. Así, si el valor del producto distinguido depende de la apariencia estética que se pretende monopolizar como marca, esta se rechazaría, o lo que es lo mismo, cuando se concluya, que los productos se comprarían fundamentalmente debido a ese elemento decorativo u ornamental.
Conjugar esta prohibición con la de falta de distintividad nos lleva a concluir que la marca de patrón deberá ser suficientemente original y caprichosa como para poder ser distintiva en tanto que marca, pero no tanto como para ser determinante del valor del producto distinguido. En el equilibrio estará la clave, no siempre sencillo de lograr.
Con las prohibiciones absolutas se pretende evitar monopolios sobre determinadas figuras o elementos comunes que deben quedar al alcance de todos los competidores o bien ser protegidas por otras vías más pertinentes, por ejemplo, como diseño. Y teniendo en cuenta que las marcas, mientras se abonen unas tasas y se cumplan unos requisitos en cuanto al uso, pueden durar indefinidamente, a diferencia de los diseños o las patentes que tienen una vida temporal limitada, se entiende el rigor en el tratamiento de estas marcas para evitar monopolios injustificados, por ajenos a la función marcaria. Pero lo cierto es que, entre unas exigencias y otras, lograr el registro de una marca de patrón debe considerarse hoy en día todo un triunfo.
A día de hoy, figuran sólo 70 marcas de patrón registradas en la EUIPO (no contando aquellas solicitadas como marcas gráficas), mientras que en la OEPM figuran tan sólo 12 (según base de datos TMView). Este número tan bajo es debido a que son marcas que muchas veces no superan las objeciones de falta de distintividad, y embarcarse en la prueba del secondary meaning puede resultar un camino largo y farragoso.
Así encontramos marcas registradas como las que siguen, para, por ejemplo, servicios jurídicos (cl. 45), material de papelería (cl.16), bolsos (cl.18) o mascarillas (cl.9)
MUE nº 17869029 de Gucci (cls 14, 24 y 35) M4076723 (cl.9)
La casuística es muy variada y no deja de haber resoluciones que pueden parecer contradictorias.
Esta marca puede ser una vía de protección adicional e interesante por ejemplo, para aquellas firmas que, por el renombre que ostentan en el mercado sus logos o estampaciones, han conseguido convertirlos en marcas en sí mismos perfectamente reconocibles por los consumidores. Nos vienen a la mente bastantes ejemplos de motivos que comenzaron como diseños u ornamentaciones y han acabado erigiéndose, de forma justa, en verdaderas indicaciones de origen empresarial. Por tanto, no se les puede restar valor.
Ahora bien, como veíamos, su tramitación puede ser muy compleja incluso para firmas -y estampados- consolidados en el sector, pues es fácil que reciban objeciones en aras a preservar la verdadera función marcaria, y su defensa, además de costosísima, puede acabar cayendo en saco roto.
También plantea interrogantes su vida posterior. Si a las marcas registradas se les exige un uso “efectivo” en el mercado so riesgo de ser caducadas al cabo de un cierto tiempo, lo que implica un uso como marca, de forma que los consumidores la perciban como un verdadero origen empresarial y no como un elemento ornamental, habrá que valorar si el uso que se acaba haciendo de las marcas de patrón se hace o no con tal función distintiva, debiendo sus titulares velar por ello o al menos ser conscientes de lo que puede suceder si no se hace así. Además, ¿cómo deberá hacerse valer ante terceros? ¿qué usos de terceros se podrán impedir?
Sin duda, una figura compleja, atendida especialmente esa casuística. Si pese a todo estamos convencidos de que nuestra marca de patrón es una verdadera marca, adelante con la travesía, pero habrá que estar preparados para cualquier inclemencia, sabiendo que aquí, excepcionalmente, no siempre manda patrón…
Rosa Martínez Brines, noviembre 2022
