Desde el personaje que, como sonámbulo y sin voluntad, aparecía en I Walked with a Zombie, el clásico film de terror dirigido en 1943 por Jacques Tourneur, hasta los personajes de The Walking Dead, los Zombis son una constante en el tiempo en el género de terror. Con más o menos sangre, vísceras, carne y otros elementos decorativos similares, el cine, la literatura e incluso los videojuegos han hecho del Zombi un personaje a la altura de demonios, vampiros, fantasmas y otros entes similares que habitan el universo de nuestros temores.
También las marcas tienen Zombis. Marcas que fueron notorias en un momento dado, que con el paso del tiempo han dejado de utilizarse y que, registradas o no, retienen todavía un fondo de comercio (goodwill) residual. Pensemos en marcas que nos acompañaron en nuestra infancia, que por simples razones de supervivencia comercial desaparecieron en un momento dado pero que permanecen vivas en nuestra memoria, y siguen así realizando su función marcaria, identificadora de un determinado origen empresarial. Por citar un caso que llegó a los tribunales: la marca FAMOBIL (resultado de la combinación de FAMOSA y PLAYMOBIL) fue utilizada por FAMOSA para identificar en España a los muñecos Clicks, hasta que se abandonó su uso en favor del signo PLAYMOBIL. Posteriormente, FAMOBIL fue nuevamente registrada como marca por un tercero, para identificar con ella unos muñecos similares a los mencionados Clicks. El registro fue declarado nulo por la AP de Alicante en sentencia de 10/1/2014 por entenderlo realizado con aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas PLAYMOBIL.
La cuestión aquí es, ¿puede el titular de la marca no usada impedir la caducidad por falta de uso, por causa del goodwill que permanece asociado al signo? Y, más aún, como hemos visto en el ejemplo, ¿puede un tercero registrar nuevamente la marca abandonada –revivirla- para utilizarla aprovechándose del goodwill que ese signo todavía retiene?
El tema no es menor (por cierto, hay incluso modelos de negocio creados en torno a la explotación de estas marcas. Vid. por ejemplo http://dormitus.com/), y resurge de tanto en tanto en uno u otro lugar. Recientemente se ha planteado ante los tribunales italianos en relación con una acción entablada para declarar la caducidad por falta de uso de tres marcas italianas LAMBRETTA (la famosísima marca de ciclomotores).
El caso, según lo relatan Julia Holden y Giulia De Bosio (Trevisan & Cuonzo) en el blog kluwertrademarkblog.com, puede resumirse como sigue: en el año 1971 los ciclomotores LAMBRETTA dejan de producirse en Italia. El entonces propietario (Innocenti) cede su sociedad a Scooter India Ltd., que traslada la producción a la India, desde donde se siguen exportando a Italia hasta el año 1985.
En el 2008, una compañía holandesa (Brandconcern BV) presentó una demanda para obtener la caducidad por falta de uso de las marcas italianas LAMBRETTA registradas en los años 1948, 1968 y 1969. Scooter India se opuso alegando que la marca se había vuelto a utilizar en el año 2002 y -por lo que a nosotros nos interesa-, además, porque la marca había mantenido su reputación y ello había de impedir que pudiese declararse su caducidad por falta de uso.
El caso finalmente llegó al Tribunal Supremo, que con fecha 28 de marzo de este año ha dictado sentencia en la que rechaza que el mantenimiento de la reputación del signo sirva para enervar su caducidad por falta de uso. Según el Tribunal, la pérdida del carácter distintivo o de la reputación no son requisitos para la caducidad por falta de uso, que precisamente lo que pretende es no extender el monopolio de un signo que no es utilizado y que, por esa razón, cuando el signo se declara caducado por falta de uso queda libre para ser utilizado por cualquiera.
Esta última afirmación respecto a la libertad para registrar el signo caducado por cualquiera que lo desee puede suscitar algunas reflexiones. Porque habrá casos en los que con el nuevo registro puede darse un riesgo de error en los destinatarios, que lo asociarán infundadamente al signo caducado. Pero también es verdad que ese mismo riesgo está presente en otras situaciones, y la normativa marcaria no siempre lo previene. Quizás es que este tipo de riesgos deban evitarse más bien desde otras perspectivas (por ejemplo, la competencia desleal), o quizás es que (como en los dos ejemplos de obras audiovisuales pertenecientes a este género que poníamos al inicio) no todos los Zombis son iguales y que la solución dependa de las circunstancias que concurran en cada caso.
Jorge Llevat
