El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado los recursos interpuestos por la Oficina Europea de Propiedad Industrial (EUIPO) y la sociedad española J-M.E.V e hijos S.R.L. en un contencioso que ha transcurrido durante casi un década y que finalmente reconoce al mediático jugador del F.C. Barcelona Lionel Andrés Messi Cuccittini, derechos de exclusiva sobre la marca Messi.
Esta es la marca registrada por el futbolista:
En 2011, el jugador inició el procedimiento para el registro de la marca a nivel de la Unión Europea para distintos productos propios del merchandising de un jugador con su tirada comercial, entre otros, “aparatos fotográficos, aparatos de salvamento” (clase 9); “productos de vestir, calzados, sombrerería” (clase 25), “artículos de gimnasia, artículos de deporte”(clase 28).
Contra dicha solicitud de registro, primero el Sr. Jaime Masferrer Coma y, tras una cesión de derechos, la compañía J-M.E.V e hijos S.R.L, que se subroga en el procedimiento, interponen oposición sobre la base de sus derechos anteriores sobre la marca ‘MASSI’, que cubren idénticos productos a los reivindicados por la solicitud del afamado futbolista.
En sendas decisiones adoptadas por la EUIPO, tanto en oposición como en recurso, la Oficina y su Cámara de Recurso mantienen el criterio de denegar el acceso al registro del signo de Lionel Messi.
En el examen comparativo de productos se concluyó que existía una extrema similitud e identidad entre los signos, al compartir el mismo destino comercial, así como la misma naturaleza y canales de distribución y público consumidor. Por ello, tras realizar un examen comparativo entre los signos ‘MASSI’ vs ‘M MESSI’, la EUIPO concluyó que se trataba de marcas similares y que el público pertinente, el denominado “consumidor medio”, debido a dichas similitudes vendría a otorgarles un origen empresarial común o vinculado.
En este último aspecto es donde se produjo el cambio de criterio por parte del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), confirmado ahora por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El primero de los aspectos que se abordaban en la sentencia del TGUE es el error cometido por la EUIPO en su razonamiento a la hora de definir en este concreto caso el concepto de público consumidor, a los efectos de defender la existencia de riesgo de confusión entre los signos en liza. La jurisprudencia comunitaria ha sostenido de manera unívoca que el público pertinente es “aquel consumidor medio de la Unión Europea, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”. Sin embargo, el tribunal consideró que, a pesar de las similitudes existentes entre los signos, la EUIPO no combinó este criterio jurisprudencial pacífico con el hecho de que Lionel Messi goza de renombre no solo entre el público consumidor, esto es, el consumidor que adquiriría los productos cuya protección se solicita bajo la marca en disputa, sino que su renombre alcanza a una gran mayoría de personas, no únicamente al público interesado en el fútbol o en el deporte en general. El TGUE sostenía que la Sala de Recursos de la EUIPO debería haber examinado, bajo su propia iniciativa, si una parte significativa del público pertinente asociaría el término ‘MESSI’ con el apellido del jugador de balompié.
El TGUE continuaba en su argumentación estableciendo que es poco probable que el consumidor medio de productos y prendas deportivas, razonablemente atento, informado y perspicaz no hubiese tenido conocimiento de la existencia de Lionel Messi y que efectuase una asociación directa y automática con el propio jugador.
Este pronunciamiento tiene interés para los especialistas en materia de derecho de marcas, en tanto que el TGUE recuerda abiertamente a la Sala de Recursos que, aun a pesar de que la parte que representa a Lionel Messi no hubiese destinado recursos probatorios para probar el renombre, la fama o notoriedad del jugador argentino, contaba con dicha información por otros medios al momento de resolver sobre dicho asunto. En este sentido, traslada a la Sala de Recursos de la EUIPO la tarea de ampliar con medios probatorios alternativos a los que hubiesen sido puestos en conocimiento por las propias partes en el procedimiento, para fundamentar su decisión.
Ya en anteriores decisiones la jurisprudencia comunitaria ha sostenido que la Sala de Recursos podrá tomar en consideración cualesquiera “hechos notorios”[1] a los que cualquier persona pudiese tener acceso a través de fuentes accesibles, mientras que la Sala de Recursos, en aplicación incorrecta de la jurisprudencia, establece precisamente como principio general que no corresponde a la Administración tener que esclarecer ella misma los hechos que son propios de un caso en concreto.
El TJUE ha venido a mantener el criterio del TGUE de que en la comparativa de signos ‘MASSI’ vs ‘M MESSI’ el público consumidor si percibiría las diferencias existentes entre los mismos y, atendiendo al hecho de que el concepto ‘MESSI’ va indisolublemente asociado a la persona del jugador Lionel Messi, se eliminará con ello cualquier riesgo de asociación o de confusión entre el consumidor medio.
Con este pronunciamiento Lionel Messi ve finalmente reconocidos sus derechos de marca en el territorio de la Unión Europea.
Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial de Garrigues
