Como continuación a nuestro anterior post, analizamos ahora los cambios de la Ley de Marcas que propone el Anteproyecto de Ley del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que modificará, también, la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial y la Ley de Patentes, que ya comentamos.
A diferencia de lo que puede ocurrir con estas dos últimas leyes, en este caso nos encontramos con cambios de un carácter menor. Como advierte la Exposición de Motivos del propio Anteproyecto de Ley, ya se realizó, recientemente, una modificación de la Ley de Marcas de mayor calado a través del Real Decreto-ley 23/2018, que traspuso la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Nos encontramos, por tanto, ante unos meros ajustes en la Ley, a efectos de dotarla de una mayor coherencia y precisión, que, sin embargo, merece la pena conocer en detalle.
Debe tenerse también en cuenta que el plazo para presentar alegaciones al Anteproyecto finalizó solo recientemente, el 19 de noviembre de 2021, por lo que, tras el análisis de todas las propuestas, el texto legal podría verse modificado.
Así, resumimos las principales novedades
1.- El primer cambio que nos encontramos es la obligación de incluir en la publicación de la solicitud de un signo distintivo la dirección electrónica del solicitante, en vez del actual requisito de indicar la dirección postal. Si bien la pandemia que estamos sufriendo parece haber demostrado el beneficio de las comunicaciones electrónicas, puede resultar excesiva la obligatoriedad de usar exclusivamente este tipo de medio de contacto.
Podría darse el caso de solicitantes que no tengan correo electrónico. Pero, sobre todo, hacer público un email de contacto conllevará, sin duda alguna, un incremento del envío de las problemáticas comunicaciones fraudulentas frente a las que la OEPM nos advierte, ya que los estafadores podrán realizar mailings masivos automatizados ahorrándose los costes del correo ordinario. Por ello, debería permitirse que el solicitante elija qué información quiere facilitar, y que el email sea un dato de acceso restringido, al menos en determinados casos, como cuando se facilite una dirección postal o se cuente con un representante inscrito.
2.- El segundo cambio propuesto establece que no se admitirán las oposiciones presentadas a través de un representante si no se aporta la autorización correspondiente dentro del plazo legalmente establecido, que, según los casos, varía entre uno o dos meses, según establece el Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas. Frente a esta inadmisión no cabrá trámite de subsanación alguno, lo que puede parecer una medida un tanto estricta, al no dar opción al representado de confirmar las actuaciones realizadas en su nombre en instancias superiores.
3.- Por otro lado, parece positivo que los casos de suspensión temporal de la tramitación de expedientes se extiendan no solo a las oposiciones sino también a los procedimientos de nulidad, cuando esta suspensión se base en la mera solicitud de un derecho anterior de un tercero sobre la que aún no hay una resolución firme. Lo es también que, en los procedimientos concursales, se permita a los jueces ordenar a la OEPM que los derechos que pueda haber en una masa concursal no caduquen, pese a no ser renovados, hasta que finalice el concurso. Se facilita así que los acreedores puedan resultar compensados asignándoles la titularidad de estos derechos, disponiendo de dos meses para solicitar su renovación una vez finalice el concurso.
4.- En relación a la indemnización por daños y perjuicios que pueda llegar a ejercitarse contra el titular de un signo distintivo que haya actuado de mala fe, se establece de forma expresa que este tipo de reclamaciones deberá sustanciarse ante los tribunales, al ser ésta una cuestión ajena a la competencia administrativa. Echamos, sin embargo, de menos, al igual que el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, COAPI, en sus comentarios al Anteproyecto de Ley, que no se aproveche la ocasión para modificar el Título VI de la Ley para establecer que los tribunales competentes para conocer de los recursos contra las resoluciones de caducidad y nulidad que emitirá la OEPM a partir del 14 de enero de 2023 sean los de la jurisdicción civil. Al ser responsables de estos recursos las Salas de lo contencioso-administrativo de los distintos TSJ, se puede perder parte del beneficio de la especialización que las Audiencias Provinciales han adquirido en su función de revisión de las sentencias de los juzgados de lo mercantil en materia de propiedad industrial.
5.- Se establecen nuevos plazos para la resolución de procedimientos afectados por la reforma de 2018, y otros procedimientos antes no previstos, que serían los siguientes:
– Los procedimientos de registro de signos distintivos que sufran una oposición en la que se pida prueba de uso de los derechos anteriores: 24 meses
– Solicitudes de nulidad: 24 meses
– Solicitudes de caducidad: 24 meses
– Recurso de alzada frente a resolución desestimada por silencio negativo: 12 meses
Además, se habilita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que pueda, mediante Orden, modificar los plazos máximos de concesión y registro de los signos distintivos, previa propuesta de la OEPM.
Nos parece que los plazos establecidos para la OEPM no guardan proporción con el que tienen las propias partes en el seno del procedimiento. Respecto de estos plazos máximos se establece que, si se produce su vencimiento sin que se haya notificado resolución expresa, el interesado estará legitimado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, para, de alguna forma, tratar de obtener algún tipo de pronunciamiento sobre su petición. En concordancia con lo establecido en la Ley de Patentes, esta desestimación presunta lo es solo al efecto de permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente, y no excluye el deber de la OEPM de dictar resolución expresa, la cual se adoptará sin vinculación alguna al sentido negativo del silencio.
Se echa en falta que no se haya aprovechado para fijar también máximos en la resolución de otros trámites, como las propias solicitudes de registro, donde, por ejemplo, sería altamente recomendable poder disponer de una resolución de concesión/denegación antes de los 6 meses, entre otras cosas, para valorar si conviene o no ejercer el derecho de prioridad en terceros países con mayor seguridad. Igualmente, entiende el COAPI que se pierde la oportunidad de esta modificación de la Ley para ampliar el plazo de los oponentes para presentar la prueba de uso de sus derechos anteriores, actualmente fijada en un mes. El mismo podría ampliarse a tres meses, como sugiere el Colegio, o al menos permitir que el oponente pueda solicitar una extensión de este plazo, dado que la experiencia nos demuestra que puede resultar bastante escaso.
6.- Finalmente, el Anteproyecto incluye otras variaciones de carácter más técnico, como eliminar la necesidad de que los nombres comerciales sean susceptibles de representación gráfica, realizándose además la clasificación de sus productos y servicios conforme al Arreglo de Niza; la aplicación de los artículos referentes a las causas de denegación de las marcas colectivas y de garantía también a las marcas internacionales; y la equiparación de los requisitos que se exige a las marcas o nombres comerciales nacionales a las solicitudes provenientes de la transformación de marcas de la Unión Europea.
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Estamos, en definitiva, ante un pequeño lavado de cara de la Ley de Marcas que puede hacerla más ágil y práctica, aprovechando los cambios que también se van a introducir en la Ley de Patentes y del Diseño Industrial. En próximos posts se comentará el alcance definitivo de estas modificaciones, así como los cambios propuestos respecto de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
Alberto García López, diciembre 2021
RMA Romaní Martínez Alner
