El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) dictó el pasado mes de noviembre una sentencia, resolviendo el recurso de casación interpuesto por la EUIPO en el marco del asunto “MAGIC MINERALS”, en la que se detiene a examinar los requisitos que han de concurrir en sede marcaria para estimar una oposición frente a una solicitud de marca por parte de un agente o representante.
Antecedentes
Las partes enfrentadas en la controversia son, por un lado, la mercantil británica JOHN MILLS (el “Solicitante”) y, por otro lado, la mercantil estadounidense Jerome Alexander Consulting Corporation (el “Oponente”).
Entre ambas, existía un contrato de distribución por el que el Solicitante comercializaba los productos del Oponente en Europa que, de acuerdo con la sentencia, contenía cláusulas de exclusividad, y de no competencia, así como disposiciones que acreditaban que ambas mantenían una relación comercial consolidada (“real, efectiva y duradera y que generaba una obligación general de confianza y lealtad”).
En un momento dado, el Solicitante presentó la solicitud de marca “MINERAL MAGIC”, en clase 3 de la Clasificación de Niza (“cosméticos”).
Frente a esta solicitud, la Oponente planteó oposición con base en sus derechos de propiedad industrial prioritarios: la marca estadounidense “MAGIC MATERIALS BY JEROME ALEXANDER” y la marca estadounidense no registrada “MAGIC MINERALS”, que amparaban “polvos faciales que contienen minerales”.
El sustento de la oposición fue el artículo 8.3 del derogado Reglamento (CE) 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (actual artículo 8.3 del Reglamento (UE) 2017/1001):
“Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación”.
Primera instancia y sede de recurso (EUIPO)
Aunque la División de Oposición de la EUIPO desestimó la oposición, la Sala de Recurso de la oficina denegó el registro de marca al entender que concurrían los requisitos previstos en el citado artículo.
A grandes rasgos, basó su línea argumental en que: (i) el Oponente era titular de una marca anterior; (ii) el Solicitante es o fue representante del Oponente; (iii) la solicitud se presentó en nombre del Solicitante y sin consentimiento del Oponente, ni razones justificadas; y (iv) la solicitud se refería a signos y productos similares. Sobre este último punto (iv) se centra la controversia.
Procedimiento ante el Tribunal General (“TGUE”).
El Solicitante recurrió la decisión de la Sala de Recurso, pidiendo su anulación con base en la infracción del artículo 8.3, entendiendo que la Sala erró al considerar que: (a) el Solicitante era agente o representante del titular de la marca anterior; (b) el artículo 8.3 resultaba de aplicación aunque los signos en conflicto no fueran idénticos, sino meramente similares; y (c) el artículo 8.3 resultaba de aplicación a pesar de que los productos enfrentados no fueran idénticos, sino meramente similares.
El TGUE estimó las pretensiones del Solicitante, entendiendo que el artículo 8.3 se refiere exclusivamente a una situación en la que la marca anterior y la marca solicitada por el agente o el representante son idénticas, anulando así la resolución de la Sala de Recurso.
Recurso de casación ante el TJUE
Vista la decisión del TGUE, la EUIPO planteó recurso de casación ante el TJUE.
En su sentencia, el TJUE toma como punto de partida que las disposiciones del Derecho de la Unión deben interpretarse tomando su tenor literal, el contexto en el que se dictan, así como los objetivos y la finalidad que persigue la norma concreta. Desde esta óptica, estima que:
Por el contrario, su agente o representante -una vez efectuado el registro- sí que estaría facultado para formular oposición a la posterior solicitud de registro de la marca inicial por parte de ese titular, sobre la base de la existencia de una similitud de esta marca con la marca registrada por el agente o representante de ese mismo titular.
El TJUE determina que la finalidad de la norma corrobora la adopción de una postura amplia al interpretar este precepto, ya que busca “evitar que el agente o el representante del titular de una marca se apropien indebidamente de esta, puesto que estos últimos pueden explotar los conocimientos y la experiencia adquiridos durante la relación comercial que los vinculaba a ese titular y, por lo tanto, sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que este realizó”.
En consecuencia, el TJUE concluye que el TGUE incurrió en error de Derecho al limitar la aplicación de esta disposición, anulando la sentencia recurrida. Seguidamente, el tribunal resolvió los motivos de recurso planteados por el solicitante de marca ante el TGUE, desestimando cada uno de ellos: