Pueden registrarse como marca tridimensional los artículos decorativos o los juguetes que tienen una función técnica? Quizás, quizás, quizás...

i. la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,

ii. la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,

iii. la forma que dé un valor sustancial al producto.

La entidad húngara Gömböc Kft. solicitó el registro como marca de un signo tridimensional para distinguir artículos decorativos (clases 14 y 21) y juguetes (clase 28). En concreto, el signo solicitado denominado gömböc es el siguiente:

El gömböc es un objeto convexo y monomonoestático que posee un único punto de equilibrio estable y uno inestable y cuyo diseño hace que el cuerpo vuelva siempre a su posición de equilibrio. Este objeto se ha convertido en el símbolo de un descubrimiento matemático: la posibilidad de construir un cuerpo tridimensional que sea monomonoestático pero también homogéneo y convexo, resuelto por los científicos húngaros Gábor Domokos y Péter Várkonyi.

La Oficina de Marcas húngara concluyó que este signo no es registrable como marca tridimensional en lo que respecta a la clase 28 (juguetes) porque es la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. En particular, en este caso el consumidor medio puede percibir dicho resultado técnico consistente en que el producto siempre se enderece.

Este motivo de denegación persigue evitar que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca pueda servir para perpetuar, sin limitación en el tiempo, otros derechos que el legislador ha querido sujetar a plazos de caducidad, como son las patentes o los diseños (vid. Philips, C‑299/99).

Además, el TJUE nos recuerda que la presencia de elementos arbitrarios menores no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico (vid. Lego Juris/OAMI, C‑48/09).

En lo que respecta a la solicitud de registro para distinguir los artículos decorativos, la Oficina húngara concluyó que, si bien no puede excluirse per se el registro como marca de artículos decorativos con un diseño tridimensional, en este caso no es registrable porque el valor del producto radica en el propio diseño. El “gömböc” se ha convertido en el símbolo tangible de un descubrimiento matemático que ha permitido dar respuesta a cuestiones relativas a la historia de la ciencia.

Según el TJUE, la aplicación de esta causa de denegación de registro se basa en un análisis objetivo, destinado a demostrar que la forma ejerce una influencia tan importante en el atractivo del producto que el hecho de reservar su beneficio a una sola empresa falsearía las condiciones de competencia en el mercado en cuestión.

Gömböc recurrió las resoluciones de denegación del registro y los tribunales húngaros elevaron unas cuestiones prejudiciales, ciertamente complejas en su redacción, ante el TJUE. En resumen, las conclusiones del TJUE son las siguientes:

1. La primera pregunta se refiere a la posibilidad de tener en cuenta para valorar el motivo de denegación de la funcionalidad técnica otra información, aparte de la reproducción gráfica del signo. La respuesta del TJUE es afirmativa. Sin embargo, tal información debe basarse en datos procedentes de fuentes objetivas y fiables y no puede incluir la percepción del público pertinente, que solo puede tenerse en cuenta para determinar las características esenciales del signo. Es decir, el registro debe basarse en evidencias para determinar si las características esenciales responden a una función técnica, por ejemplo, las descripciones del producto presentadas en la solicitud, encuestas, informes periciales, publicaciones científicas, catálogos y sitios de Internet. En cambio, la percepción del público pertinente se puede tener en cuenta para identificar dichas características esenciales.
2. Por lo que respecta al motivo de denegación basado en que el signo es la forma que da un valor sustancial al producto, la percepción del público puede tenerse en cuenta para identificar una característica esencial de esa forma. La causa de denegación procederá cuando de elementos objetivos y fiables resulte que la elección de los consumidores de comprar el producto en cuestión está determinada en gran medida por esa característica.
3. Respecto de la pregunta relativa a si la forma de un producto que ya goza de la protección conferida por los derechos sobre dibujos y modelos está excluida, de entrada, de la protección ofrecida por el derecho de marca, el TJUE responde negativamente. El Derecho de la Unión no impide la coexistencia de la protección jurídica de las marcas con los diseños.