Muchos creen que la máxima en Internet es la de una ciudad sin ley y que todo está permitido –menos lo que no sea posible por razones técnicas-. Sin embargo, lo cierto, es que Internet está regulado por infinidad de leyes, tanto generales como sectoriales y una de ellas y a la que nos remitimos en el post de hoy es la legislación de marcas. En nuestro país, concretamente el artículo 34.2.e de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas dispone lo siguiente:
Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
Queda muy claro entonces donde está el límite que dispone la legislación de marcas sobre los nombres de dominio: los titulares de una marca podrán impedir que terceros utilicen su signo o uno similar en nombres de dominio. Es decir, si no se obtiene permiso expreso del titular de la marca, no se puede usar un dominio con su nombre/marca.
Pero como en cualquier ámbito de nuestra sociedad, hecha la ley, hecha la trampa. En nuestro post sobre la piratería en los nombres de dominio ya hablamos de los conflictos que suponen a las marcas el registro y uso ilícito de nombres de dominio que contengan una marca registrada. Es tal el problema, que hay individuos que hacen del registro de nombres de dominio un negocio. Normalmente, como abogados de derecho digital y representantes de marcas, nos encontramos con que un tercero registra un nombre de dominio que incluye o se compone por una marca registrada. Rara vez, se trata de un comportamiento aislado de buena fe en el cual quien registra cree que por el simple hecho de que el dominio esté libre, cualquiera puede registrarlo.
Si bien es cierto que el principio que rige internet a la hora de asignar los nombres de dominio es first come, first served, es decir, quien llegue primero puede registrar un nombre de dominio libre, existen unos límites. Los titulares de marcas registradas tienen un derecho legítimo con el cual pueden impedir que terceros utilicen sus marcas en la red. Se trata de un derecho ejercible a posteriori, es decir, actualmente no existe sistema alguno que impida que cualquier persona registre un nombre de dominio (p.e. cococola.work). Sin embargo, una vez registrado, el titular legítimo de los derechos de la marca (Coca Cola) tiene la posibilidad de recuperar o bloquear el dominio mediante los procedimientos de arbitraje a los cuales todos los registradores –y por ende las personas que registren un dominio- se someten obligatoriamente.
Mecanismos como el Trademark Clearinghouse ayudan en este sentido pero no suponen una solución definitiva y el titular de la marca (especialmente si es renombrada) puede verse en la tesitura de hacer un registro preventivo de dominios con el inmenso coste que ello supone o actuar a medida que van surgiendo los problemas.
Actualmente tenemos el Procedimiento Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) que tiene por finalidad la recuperación del dominio; y el Procedimiento Uniforme de suspensión de nombres de dominio (URS), que a su vez busca bloquear el nombre de dominio con efectos inmediatos. Para más información de los procedimientos, pueden consultar nuestro post de procedimiento de recuperación de nombres de dominio.
No obstante, si el registro del dominio que coincide con una marca ajena lleva aparejado también un uso offline, la vía más aconsejable será la de los Tribunales de Justicia que bajo el paraguas de la legislación marcaria decidirán el cese en el uso y en su caso la cancelación o en algunos casos la “devolución” a su legítimo titular, además, no nos olvidemos de la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados.
Lo barato, a veces puede salir muy caro y las marcas llevan años padeciendo esta situación que sólo beneficia a unos pocos.
Maria Diví
