El marco legal español respecto a las marcas españolas se actualiza para homogeneizarse con el de los otros países de la Unión Europea y en ciertos aspectos de la regulación europea respecto a las marcas de la Unión Europea
El año 2019 comenzó con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre que incorporaba cambios en la Ley de Marcas 17/2001 (en adelante, Ley de Marcas). Posteriormente también se aprobó el Real Decreto 306/2019 con fecha de 26 de abril que modificaba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas. Los cambios introducidos tenían como objetivo adaptar la legislación española actual a la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015. Estas medidas comunitarias buscan homogeneizar los ordenamientos jurídicos de los respectivos Estados Miembros en esta cuestión.
En el caso particular de España, la Ley de Marcas ya incorporaba aspectos de la Directiva 2015/2436 como las normas relacionadas con los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, con las marcas colectivas o ciertas cuestiones procedimentales. Pero aún quedaban partes importantes por adaptar de la citada legislación europea al marco español.
En concreto, las principales novedades que incorpora la nueva Ley de Marcas son:
Deja de ser un requisito la representación gráfica en el concepto de marca: implica que ya no es requisito indispensable para considerar que se está ante una marca que ésta sea susceptible de representación gráfica, como las marcas de movimiento, multimedia, holograma, sonoras, olfativas, entre otras, siempre y cuando: (i) se distingan los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y (ii) se puedan representar en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada.
Se elimina la diferencia terminológica entre marcas notorias y renombradas: antes se diferenciaba entre marcas notorias (marcas conocidas dentro de un sector determinado) y renombradas (marcas conocidas más allá de su sector), mientras que ahora se elimina dicha distinción terminológica y, por tanto, todas las marcas serán, en su caso, renombradas teniendo que distinguirlas en diferentes grados siguiendo el mismo criterio para las marcas de la Unión Europea – concepto desarrollado en el Reglamento de la Marca de la Unión Europea y seguido por los Tribunales de Marca de la Unión Europea de Alicante.
Es obligatorio presentar prueba de uso de cinco años o exponer causas justificativas para su falta de uso: en un procedimiento de oposición de marca, podrá el solicitante del signo distintivo posterior solicitar que el titular de la marca anterior pruebe el uso de su marcacuando ésta lleve registrada más de 5 años desde la fecha de presentación o prioridad. Para el caso que no se aporte dicha prueba, se desestimará la oposición.
El derecho de intervención: las novedades de la Ley de Marcas también contemplan los mecanismos de defensa recogidos en el Reglamento de Marca de la Unión Europea en su artículo 16, donde se detallan los supuestos en los que el titular de una marca anterior no estaría facultado para prohibir la utilización de una registrada posterior.
Atribuciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas: a partir del 14 de enero de 2023 este organismo podrá declarar la nulidad o caducidad de una marca. Los juzgados también podrán pronunciarse al respecto cuando se presente un procedimiento de infracción de marca vía demanda reconvencional.
Más supuestos para el ius prohibendi: se puede solicitar que no se use un signo distintivo concreto, cuando la marca vulnere lo previsto en otras leyes sectoriales como la Ley 34/1988 General de Publicidad y, por extensión, la Ley de Competencia Desleal.
El registro de una marca no confiere inmunidad: si una persona ha completado un registro marcario, no será una condición que le exima de responder legalmente ante otros por violación de otros derechos de Propiedad Industrial de fecha anterior.
