El Tribunal Supremo (TS) acaba de dictar sentencia en el caso ShowerGreen, un asunto en el que el TS había planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), y en el que se debatía la posibilidad de ejercer una acción revindicatoria sobre una marca de la UE registrada de modo fraudulento.
La Ley de Marcas española contempla los supuestos de reivindicación de las marcas nacionales en términos amplios, permitiendo ejercitar la acción reinvindicatoria “[c]uando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual” (art. 2.2 LM). Sin embargo, el Reglamento que regula las marcas de la UE solo prevé la posibilidad de reivindicar la marca de la UE cuando esta se ha registrado a nombre del agente o representante del titular sin su consentimiento (art. 18 del Reglamento 207/2009; actual art. 13 del Reglamento 2017/1001).
Ahora bien, salvo en lo expresamente regulado en el Reglamento, la marca de la UE, como objeto de propiedad, se asimila a la marca nacional del Estado miembro donde el titular tenga su domicilio (art. 16 Reglamento 207/2009; actual art. 13 2017/1001). ¿Es posible entonces aplicar la ley nacional para reivindicar un registro de marca de la UE en casos no contemplados por el Reglamento? El TS consideró que debía plantear esta cuestión al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el cual resolvió en sentido afirmativo en su sentencia de 23 de noviembre de 2017 (C‑381/16). El TJUE señaló en dicha sentencia que, salvo en el supuesto de registro no consentido por parte del agente o representante -supuesto que sí está previsto por el Reglamento y por tanto se rige por el mismo-, no hay obstáculo para aplicar una norma nacional como el art. 2.2 de la Ley de Marcas española, por el que una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca.
Tras recibir la respuesta del TJUE, el TS confirma la sentencia de la Audiencia Provincial, que había estimado la acción reivindicatoria, declarando la titularidad del demandante sobre la marca de la UE controvertida.
Autor: Miquel Peguera
