El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha dictado en fecha 29 de enero de 2020 Sentencia en el asunto Sky (C-371/18) resolviendo diversas cuestiones prejudiciales en materia marcaria planteadas por la High Court of Justice de Reino Unido (“HC”). La resolución sigue, en gran medida, las conclusiones del Abogado General Evgeni Tanchec, del pasado 16 de octubre de 2019.
Antecedentes
El grupo Sky es titular de cuatro marcas (de la Unión Europea y nacionales de Reino Unido) con el término “Sky”, registradas para productos y servicios de las clases 9 (entre otros, programas de ordenador) y 38 (entre otros, servicios de telecomunicaciones). En su momento iniciaron acciones de violación de marca contra el grupo SkyKicks en el Reino Unido.
De forma previsible, los demandados interpusieron una demanda reconvencional de nulidad parcial de cada una de las marcas, con el argumento de que estaban registradas para productos y servicios no especificados con la suficiente claridad y precisión. Con carácter subsidiario, argumentaban que las marcas eran nulas en la medida en que sus especificaciones comprendían productos y servicios para los cuales Sky no pretendía utilizarlas, lo que denotaba un registro de mala fe.
¿Nulidad por falta de claridad y precisión?
El HC planteó diversas cuestiones prejudiciales al TJUE. Las dos primeras, que el Tribunal resolvió de forma conjunta, planteaban lo siguiente:
“1) ¿Se puede declarar la nulidad total o parcial de una marca de la Unión o de una marca nacional registrada en un Estado miembro por el motivo de que algunos o todos los términos incluidos en la lista de productos y servicios carecen de la claridad y precisión suficientes para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dichos términos el alcance de la protección conferida por la marca?
2) En caso de que se responda de manera afirmativa a la primera cuestión, ¿es un término como “programas de ordenador” demasiado general y designa productos demasiado diversos como para que la marca pueda desempeñar su función de indicación del origen, de modo que dicho término no es lo suficientemente claro y preciso para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dicho término el alcance de la protección conferida por la marca?” (énfasis añadido).
El TJUE comenzó examinando si la falta de claridad y precisión de los términos empleados para designar los productos y servicios de una marca constituye una causa de nulidad absoluta de una marca. En este sentido señala que el artículo 3 de la Primera Directiva 89/104, y los artículos 7.1 y 51.1 del Reglamento 40/94 (actual Reglamento 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea) deben interpretarse en el sentido de que el listado de causas de nulidad absoluta de una marca de la Unión Europea es exhaustivo, y la nulidad por falta de claridad y precisión no está prevista.
También comprobó si la falta de claridad y precisión en los términos empleados para los productos o servicios podría constituir un motivo de nulidad de la marca por ser contrario al orden público, determinando que tampoco era posible esgrimir este motivo.
El TJUE añade que esta falta de claridad y precisión será tenida en cuenta en un eventual procedimiento de caducidad, donde la falta de uso real y efectivo de alguno de los productos y servicios para los que una marca fue registrada podría llevar a una caducidad parcial. Esto, sin duda alguna, incidiría en el alcance de la protección conferida por la marca. Por su parte, el Abogado General mantuvo una opinión similar, insistiendo en que “aunque puede que no se declare la nulidad de los registros existentes que no cumplan las exigencias de claridad y precisión, no deja de ser cierto que ello afectará al alcance de la protección de la marca registrada”.
¿Registro de mala fe?
La HC planteó también al TJUE las cuestiones siguientes:
“3) ¿Puede constituir mala fe el mero hecho de solicitar el registro de una marca sin intención de usarla en relación con los productos o servicios especificados?
4) En caso de que se responda de manera afirmativa a la tercera cuestión, ¿es posible concluir que la solicitante presentó la solicitud de registro, en parte, de buena fe, y en parte, de mala fe, en la medida en que tenía intención de usar la marca en relación con algunos de los productos o servicios, pero ninguna intención de usarla en relación con otros productos o servicios especificados?” (énfasis añadido).
El TJUE repasa otros asuntos en los que analizó el concepto de “mala fe” y lo calificó como concepto autónomo de derecho de la Unión, haciendo hincapié en que el derecho de marcas está pensado para contribuir a la libre competencia, de forma que las marcas deben permitir a los consumidores identificar el origen comercial de determinados productos y servicios. No obstante, destaca que el solicitante de una marca no precisa indicar o conocer, en el momento en el que la solicita, cuál es el uso real y efectivo que hará de la marca en cuestión, teniendo cinco años para dar comienzo a dicho uso. En entradas anteriores del blog hemos tenido ocasión de analizar esta última cuestión.
El TJUE llega a las siguientes conclusiones, en línea, de nuevo, con el Abogado General:
Raúl Pérez Terol
