A la hora de comparar marcas enfrentadas, para visualizar si entre ellas es posible una compatibilidad registral, debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales según el artículo 8.1.b) del Reglamento 2017/1001:
En primer lugar, analizar si las marcas son idénticas o similares, en los planos, visual, fonético y conceptual.
- Visual/denominativo: lo que percibe el público de la marca en un primer golpe de vista, es decir, los colores, leyendas denominativas y gráficos, la tipología de letras…
- Fonético, no es sino como suenan las marcas a la hora de su pronunciación.
- Conceptual, la idea que representa la marca en la mente del perceptor.
En segundo lugar, que las marcas enfrentadas se encuentren solicitadas para idénticos o similares productos o servicios.
Principalmente estos son los aspectos que debemos de tener presente a la hora de analizar si dos marcas enfrentadas son compatibles en el mercado, no causando error o confusión entre ellas. Pues bien, en no pocas ocasiones una disimilitud en algunos de los aspectos visual, fonético o conceptual puede ser suficiente para decretar compatibilidad entre dos marcas enfrentadas. Así se pronunció, la reciente sentencia del Tribunal General de fecha 26 de abril de 2018, T-554/4.
En la misma, el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) daba la razón al afamado jugador del Barcelona, Lionel Messi, ganándole éste la batalla, o por lo menos de momento, a la empresa española textil Massi, siendo las marcas en disputa las siguientes:
En este conflicto, el jugador del Barcelona registró su nombre “MESSI” como marca de la Unión Europea para los productos de la clase 9ª (vídeos), 25ª (textil y calzado) y 28ª (juegos y juguetes), pero encontró la oposición en noviembre de 2011, de las marcas prioritarias “MASSI”, inscritas para los mismos productos que el signo solicitado por el jugador del Barcelona.
Lo relevante de la sentencia se halla en el hecho de que signos de incuestionable similitud rayana en la identidad en los planos denominativo y fonético, como tiene lugar con las marcas “MASSI” y “MESSI”, sean declarados compatibles por una acusada diferencia conceptual, diferencias que según el TUE neutralizan las similitudes reseñadas.
Es indiscutible que el Sr. Messi es conocido mundialmente por la inmensa mayoría del público, no solo por los seguidores del futbol, dato que dificultaría el error entre los consumidores.
Concluimos pues según la sentencia, en que una marca de indudable similitud denominativa y fonética a otra anterior accede al registro, dada la importancia de las diferencias en el plano conceptual, y es que el Tribunal General consideró que la EUIPO incurrió en error cuando comparó los signos, y esto es así porque la Oficina únicamente reconoció el renombre del jugador en los consumidores seguidores del futbol, cuando esta consideración es incierta, ya que el jugador es reconocido mundialmente por el público en general.
En nuestra opinión, cuando los signos en conflicto son similares visual y fonéticamente, el consumidor medio fácilmente incurrirá en error a la hora de compararlos, ya que es lo primero que percibirá; ello no obstante, esto cambia y así lo ha establecido la jurisprudencia europea en algunas sentencias como la citada, cuando encontramos unas diferencias conceptuales sustanciales, contrarrestando así la similitud visual y fonética entre ambas marcas.
Por lo expuesto, debemos de llegar a la conclusión de que, para determinar si la diferencia conceptual es susceptible para equilibrar la similitud en los niveles visuales y fonéticos deberá siempre examinarse si el concepto que percibe el consumidor es de tal notoriedad que el elemento comparativo que debe ser tomado en consideración es el consumidor estricto de los productos protegidos, el afín a estos (como ocurre en la marcas notorias) o el común (como tiene lugar en las marcas renombradas).
Si el apellido/expresión “MESSI” no es marca renombrada, cual lo sería??????
