El Tribunal Supremo (TS) en su reciente sentencia de 2 de marzo de 2017 (ES:TS:2017:726) considera que la editora del periódico digital lainformación.com, Dixi Media Digital, S.A., (DIXI en lo sucesivo), vulneró los derechos de marca de la demandante, La Información S.A., titular de la marca denominativa “Grupo La información”.
El TS confirma así la sentencia de 28 de junio de 2013 (ES:APM:2013:15633) de la AP de Madrid (Sección 28ª) que afirmó la existencia de la infracción, y que mediante un posterior auto de aclaración de 6 de febrero de 2014 precisó que, concretamente, el signo que integra la cabecera del periódico digital editado por DIXI infringe citada marca denominativa, habida cuenta de la similitud entre los signos y la identidad de los servicios. La sentencia de apelación condenó a DIXI a cesar en el uso de la cabecera del periódico, así como a abstenerse de emplear el nombre de dominio
DIXI había registrado el nombre de dominio “lainformación.com” en 1998. Por su parte, la demandante obtuvo en 2004 una marca mixta, cuya parte denominativa es “La Información S.A.”, y en 2006 registró la marca denominativa “Grupo La Información”. Ambas marcas aparecen registradas en las clases 16, 35, 38 y 41. Con posterioridad, DIXI registró la marca “lainformación.com” en la clase 9, que incluye “publicaciones electrónicas descargables”, pero se le denegó el registro para las clases 16 y 41, por el riesgo de confusión con la marca denominativa “Grupo La Información”, titularidad de la demandante (denegación que quedó firme tras la STS de la Sala de lo Contencioso de 29.09.2016, ES:TS:2016:4250). El TS rechaza que DIXI pueda ampararse en su marca para usar el signo para el “suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables”, que corresponde a la clase 41, en la que se halla registrada la marca de la demandante.
DIXI alegó que al tener registrado el nombre de dominio con anterioridad (1998) a la marca de la actora (2006), la demandante no puede impedirle que continúe usando dicho nombre de dominio, invocando la doctrina jurisprudencial del TS sobre el art. 34 LM que impide que el ius prohibendi pueda ejercitarse frente a signos anteriores. Sin embargo, el uso del nombre de dominio “lainformación.com” para dar acceso al periódico digital empezó en 2009, y por tanto el uso es posterior al registro de la marca denominativa “Grupo La Información”, que la demandante obtuvo en 2006. No existe, pues, anterioridad en el uso para los productos o servicios cubiertos por la marca de la demandante. Señala el TS que “lo determinante no es que Dixi tuviera registrado a su nombre ese nombre de dominio, sino que dicho nombre de dominio fuera utilizado para ofertar un diario digital, puesto que este era el servicio, entre otros, para el que la demandante tenía registrada la marca cuya infracción alega, por lo que solo entonces [a partir de 2009] se producía el riesgo de confusión”.
Así pues, prevalece el derecho del titular de la marca, quien, en virtud del art. 34.2.b y 34.3.e LM, puede prohibir el uso, también como nombre de dominio, de signos que impliquen riesgo de confusión por ser idénticos o similares a la marca y ser idénticos o similares los productos o servicios.
Por lo demás, el TS respalda el análisis de la AP sobre el riesgo de confusión entre el signo utilizado en la cabecera del diario y la marca de la actora. DIXI alegó que el término “información” es descriptivo y no se le puede otorgar un valor distintivo ni considerarlo como el elemento dominante y que la eficacia diferenciadora se halla en el elemento gráfico de la cabecera del diario, al que la AP no presta suficiente atención. El TS considera en cambio que el elemento preponderante del signo es la parte denominativa (“lainformación”). A este respecto, argumenta que es oportuno tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio y el modo en que se comercializa, y señala que:
“[e]n este caso, la comercialización del servicio o producto ofertado por la demandada, un periódico digital (que también es uno de los amparados por la marca de la demandante), se hace a través de internet, pues se encuentra alojado en una página web, lo que hace preciso que el usuario escriba un concreto nombre de dominio en la barra del navegador o, más frecuentemente, una palabra en el motor de búsqueda. Por eso, es correcto considerar que el elemento dominante del signo utilizado por la demandada es la parte denominativa «lainformación», al igual que en la marca de la demandante lo es la expresión «la información».”
Miquel Peguera
