¿Se puede usar una marca ajena en enlaces patrocinados en internet? 2/2

Link a la marca ajena, sin dilución ni imitación, ni menoscabo de las funciones de la marca

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE ya se había pronunciado en esta línea. Véase la S TJUE 22 Septiembre 2011 (Interflora / Mark & Spencer):

Cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, … este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal … Por lo tanto, se realiza con “justa causa”.

La Sentencia confirma decisiones anteriores sobre “palabras clave”, que consideran que se puede usar la marca ajena como “palabra clave”, si no se:

Induce al usuario medio a pensar que los productos publicitados proceden del titular de la marca;
Incluyen marcas de terceros;
Da la impresión de que hay un vínculo entre anunciante y marca;
Desacredita ni denigra la marca ajena;
Presenta el producto como imitación o réplica del de la marca ajena.

Es importante distinguir entre:

Posicionar la palabra clave en el servicio de referenciación y
Usar la marca en el texto del anuncio.

Sólo si se usa la marca hay riesgo de infracción de la marca o de competencia desleal, pero no por la mera selección de la “palabra clave”.

Límites al uso de marca ajena en Internet

Esta «tolerancia» ante el uso de marca ajena en AdWords se ha acabado con la reciente STS 20 Abril 2022 (1462/2022).

La Sentencia estudia un nuevo caso de uso, como palabra clave, de marca ajena: hace depender la aparición de enlaces patrocinados en el listado de resultados de un buscador en internet. El Tribunal Supremo confirma la condena, por infracción de marca, al propietario de una red de franquicias de clínicas dentales que contrató AdWords, usando la marca de otra sociedad, registrada para servicios dentales.

Nuestro Tribunal Supremo considera que el uso de la marca de la competencia, como «link» a la web de la clínica dental es una publicidad, que no permite al consumidor determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de empresa a éste. En base a la S TJUE 23 Marzo 2010 (Google France) y la STJUE 22 Septiembre 2011 (Interflora), considera que el demandado menoscaba la función principal de la marca, consistente en indicar el origen empresarial de los servicios ofertados. Luego, infringe los derechos de marca de terceros.

Santiago Nadal