El Tribunal Supremo español ha acordado elevar una cuestión prejudicial ante el tribunal europeo para que determine los límites del uso de marcas de renombre por parte de terceros.
El Tribunal Supremo ha acordado, en un reciente auto con fecha del pasado 12 de mayo, consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los límites para el uso de marcas ajenas. El caso que ha motivado la consulta se remonta al año 2010 y tiene su origen en una demanda interpuesta por Inditex frente a Boungiorno. Boungiorno es una compañía que en aquel momento prestaba servicios de información a través de internet y telefonía móvil. Fue entonces cuando lanzó una campaña publicitaria para la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS, en la que ofrecía como obsequio la participación en un sorteo en el que el premio era una tarjeta regalo de ZARA (grupo Inditex) por importe de 1.000 euros.
Así, lo que se mostraba en la pantalla, tras clicar en el banner, era el signo “ZARA” destacado y enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas habitualmente emitidas con fines comerciales.
Inditex alegaba en la demanda que el uso del signo “ZARA”, realizado en las campañas publicitarias de Boungiorno, suponía una infracción de sus derechos marcarios, así como un aprovechamiento del renombre de la marca.
La demandada negó la infracción argumentando que el uso realizado del signo no había sido a título de marca, sino que se trataba de un uso referencial dentro los usos lícitos de signos distintivos ajenos que contempla el artículo 37 de la Ley de Marcas:
"1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:
(…)
c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.
2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial".
El juzgado de primera instancia desestimó la demanda y la Audiencia Provincial de Madrid también rechazó el recurso de apelación interpuesto por Inditex, motivo por el cual la multinacional española presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo ha considerado necesario aclarar el alcance de la actual redacción del referido artículo 37, derivada de lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva UE 2015/24 y, por ello, ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE. Concretamente, la cuestión que se plantea es la siguiente:
"¿Debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE en el sentido de entender implícitamente incluida en el límite al derecho de marca la conducta más general a la que hace referencia ahora el art. 14.1.c) de la Directiva UE 2015/2436: uso "(d)e la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos"?
Ahora habrá que esperar la respuesta del TJUE y, en consencuencia, el pronunciamiento posterior del Alto Tribunal. Con ello, se concretará qué usos de marca ajena se considera que se encuadran dentro de los límites legales previstos en el artículo 37 de la Ley de Marcas. Cuestión nada baladí si tenemos en cuenta el retorno que supone el uso de marcas renombradas de terceros en beneficio propio.
