UTILIZAR UNA MARCA DE UN COMPETIDOR, COMO PALABRA CLAVE EN GOOGLE ADWORDS, NO CONSTITUYE NI UNA INFRACCIÓN MARCARIA (si no menoscaba ninguna de las funciones de la marca) NI UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL (si los hechos son los mismos que los analizados para la infracción marcaria).
En una Sentencia que podríamos calificar de pionera en nuestro país, el Tribunal Supremo ha resuelto que utilizar como palabra clave, en el servicio de Google Adwords, la marca de un competidor, no sólo no supone una infracción marcaria (algo más o menos admitido a nivel comunitario), sino tampoco un acto de competencia desleal. No al menos en el caso enjuiciado.
Los hechos se remontan al año 2013, cuando ORONA, empresa líder en el sector de la movilidad (ascensores, escaleras mecánicas,…), y como titular de una serie de marcas comunitarias que protegen el término “ORONA”, demandó a CITYLIFT (que se dedica, entre otras actividades, al mantenimiento multimarca de ascensores) denunciando que ésta había contratado como palabra clave del servicio de referenciación de Google denominado Adwords, el término ORONA, apareciendo en ocasiones, al introducir los términos “ASCENSORES ORONA” o similares, un anuncio patrocinado de la web www.mantenimientoascensores.net, propiedad de CITYLIFT, donde no aparece la palabra “ORONA”. En dicha página web tampoco se hace mención a “ORONA”. ORONA consideraba que dichos actos suponían una infracción de las marcas de su titularidad, así como un acto de competencia desleal.
La defensa de CITYLIFT fue encargada a SOL MUNTAÑOLA ABOGADOS.
La Sentencia del Juzgado Mercantil número 1 de Alicante, de fecha 31 de octubre de 2013, desestimó íntegramente la demanda, al considerar que los hechos no eran constitutivos de infracción marcaria, porque no menoscaba ninguna de las funciones de la marca, ni tampoco de competencia desleal. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante, mediante Sentencia de 3 de abril de 2014, mantuvo que no había infracción marcaria, pero sí actos de competencia desleal del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal, en tanto consideró que había un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
Ahora el Tribunal Supremo, mediante Sentencia de 15 de febrero de 2017, ha estimado el recurso interpuesto por CITYLIFT, y ha revocado la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, al considerar que los hechos enjuiciados no constituyen infracción marcaria (algo que, en estos momentos, ya no era discutido) ni tampoco actos de competencia desleal.
Entiende el Tribunal Supremo, aplicando la doctrina y jurisprudencia de la complementariedad relativa, que la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial quiebra dicho principio “puesto que se califica como desleal una conducta que supera el control basado en la Ley de Marcas, con base a los mismos hechos y por efectos anticoncurrenciales coincidentes con los tomados en consideración para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria”.
Añade dicho Tribunal, en relación con el caso concreto enjuiciado, que “el anuncio de Citylift al que remite el enlace patrocinado en el que la palabra es utilizada como palabra clave o keyword propone una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una imitación de tales servicios, sin causar una dilación de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores que, por tanto, constituye la que excluye la antijuricidad de la conducta”.
