Como sabemos, uno de los principios sobre los que se construye todo el sistema de protección marcario es el del uso del signo registrado. Entre otras consecuencias, la falta de uso efectivo de una marca durante un periodo ininterrumpido de cinco años para los productos o servicios para los que está registrada es causa de caducidad (art. 58.1.a) RMUE).
Pues bien, la existencia o no de un uso efectivo de marca ha sido objeto de innumerables sentencias, que han analizado este tema en ámbitos muy diversos y, entre ellos, en el de los ensayos clínicos.
Como sabemos, la legislación farmacéutica sujeta la comercialización de medicamentos a la previa obtención de una autorización de comercialización y ésta, a su vez, a la acreditación de su eficacia y seguridad mediante la realización de los correspondientes ensayos clínicos (en España, regulados por Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre). Lo que se discute a nivel marcario es si el uso de una marca en el ámbito de ensayos clínicos, y por tanto antes de que se comercialicen los medicamentos a los que dichos ensayos se refieren, es un uso efectivo de la marca para dichos medicamentos o, en el caso de que no lo fuese, si esa falta de uso está justificada por resultar del régimen jurídico aplicable a los medicamentos en virtud de la normativa antes citada.
En este sentido, en un asunto relacionado con el uso en el ámbito de un ensayo clínico de una marca registrada para productos farmacéuticos (Boswelan), en sentencia de 3 de julio de este año (Viridis Pharmaceutical vs. Hecht Pharma, Asunto C-668/17P) el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) confirma la sentencia del TG, y la previa Decisión de la Sala de Recursos, que declaraban caducada la marca por falta de uso efectivo. Señala el Tribunal que el uso efectivo de la marca ha de ser un uso en productos o servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente. La colocación de la marca en productos no destinados al mercado no puede calificarse como uso efectivo, ya que no es una actuación dirigida a obtener o mantener una cuota de mercado ni contribuye a distinguir los productos, en interés del consumidor, frente a los de otras empresas, y tampoco en este caso el uso en un ensayo clínico constituye un acto preparatorio de una comercialización inminente.
Por otro lado, aunque señala el Tribunal incidentalmente que la realización de un ensayo clínico puede ser causa justificativa de falta de uso de una marca, excluye la aplicación de esa justificación en el caso concreto ya que considera que no se trata de un impedimento relacionado con la marca que sea independiente de la voluntad del titular. En particular, valora el Tribunal que la decisión del momento en que llevó a cabo la solicitud de la marca, la fecha de inicio del ensayo, su duración y la inversión realizada para su rápida realización, son factores que dependen de su voluntad.
En definitiva, la sentencia confirma la posición restrictiva de decisiones previas de la EUIPO en este tema (por ejemplo, la reciente Decisión de la Sala Cuarta de Recursos de 11 de febrero de 2019 en el asunto R 652/2018-4, marca “remynd“). Será por tanto necesario que los laboratorios valoren bien el momento en el que conviene solicitar un registro de marca, para evitar que un uso únicamente realizado en ensayos clínicos pueda resultar en su posterior caducidad.
Jorge Llevat Socio
