El 7 de julio de 2009 la Sociedad Victor International GmbH presentó una solicitud para el registro de una marca de la Unión Europea “Victor” en las clases 25 y 35. Los titulares de la marca española mixta número 1189894 “Victoria” registrada en clase 25 se opusieron al registro de la misma, alegando que existía riesgo de confusión con esta marca anterior.
En su sentencia de 7 de septiembre de 2016, el Tribunal General de la Unión Europea (el “Tribunal General”) ha confirmado la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que rechazaba el registro de la marca “Victor” para ropa y calzado deportivos y servicios minoristas relacionados con esos productos.
Los titulares de la marca “Victoria” se opusieron a dicho registro en base a lo dispuesto en el artículo 8.1 (b) del Reglamento (CE) nº. 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca de la Unión Europea (“Reglamento de Marca de la UE”), en virtud del cual se habilita al titular de una marca registrada a oponerse al registro de una marca posterior “cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.
En el presente caso, el recurrente argumenta que el uso de la marca “Victoria” no ha sido utilizado para diferenciar productos en el mercado, y no se ha producido un uso real de la misma. En este sentido indica que no resulta de aplicación lo dispuesto en el articulo 15.1 (a) del Reglamento de Marca de la UE en virtud del cual se equipara al uso de la marca cualquier uso “en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada”, puesto que esto únicamente resulta de aplicación a las marcas de la Unión Europea, siendo la marca objeto de análisis una marca nacional. No obstante, el Tribunal General descarta esta interpretación y considera acreditado el uso genuino de la marca, y ello pese a las pequeñas variaciones en su uso con respecto del registro de la misma, dado que estas diferencias no afectaban al carácter distintivo de la marca.
Por otro lado, respecto de lo previsto en el artículo 8.1 (b) del Reglamento de Marca de la UE, el Tribunal General considera que es indiscutible que ambas marcas designan prendas de vestir, y por lo tanto si bien los productos que ambas designan son parcialmente diferentes, no es posible obviar que son asimismo parcialmente similares. En el mismo sentido y respecto del signo distintivo, el Tribunal General considera que ambos son visual, fonética y conceptualmente similares.
Por último considera que existe riesgo de confusión, puesto que el público relevante es susceptible de considerar que los productos provienen del mismo origen, o que existe al menos relación entre ambas. Además, es común en el sector de la moda adaptar los signos distintivos a las distintas líneas de negocio, y por lo tanto el hecho de que existe similitud en el signo distintivo aumenta la confusión en el público.
Las resoluciones del Tribunal General son recurribles a través de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Autoras: Marta Serrano y Elisa Lorenzo
