Xiaomi decidió entrar oficialmente en el mercado de la Unión Europea a través de España para encontrarse con que un tercero le impedía la importación de sus propios productos en base a unos registros de marca MI. El Tribunal de la Unión Europea en Alicante concedió medidas cautelares contra la compañía demandada, estimó “retroactivamente” la notoriedad de la familia de Marcas MI y anuló los registros de ésta por mala fe.
El escenario en el que surge este conflicto le resultará familiar tanto a los dueños de marcas como a los profesionales de la propiedad industrial. La ausencia de un examen de oficio y las limitaciones propias de un servicio de vigilancia sobre solicitudes en lo que respecta a denominaciones monosilábicas hace que la obtención de un registro por parte de terceros sea relativamente sencilla.
Apenas unos meses después de que Xiaomi, Inc. (“Xiaomi”) solicitase -y obtuviese- el registro de su familia de marcas MI en la Unión Europea, la compañía Cerberus Led, S.L. (“Cerberus”) hacía lo propio en España, consiguiendo registrar sendas marcas españolas 3.528.647 MI y 3.534.022.
Las actividades que posteriormente llevó a cabo esta compañía constituyen una auténtica pesadilla para los legítimos titulares de cualquier marca que deseen importar sus productos. En base a los registros obtenidos solicitó la protección de “sus” marcas MI ante las Autoridades Aduaneras y, una vez que empezaron a ser retenidas las importaciones de mercancías legítimas MI de Xiaomi, se dedicó a solicitar de los importadores el pago de cánones o regalías a cambio de permitir su entrada en el mercado Español (y, por ende, Europeo). Frente a aquellos importadores reticentes en un principio a pagar la demandada iniciaba procedimientos penales por infracción de marca y, ante la lentitud del procedimiento, éstos se veían forzados a pagar los cánones (y costas) requeridas dada la rápida depreciación de la mercancía.
Con el objeto de incrementar sus ingresos la demandada incluso alertaba a las Autoridades Aduaneras de posibles envíos dirigidos a los importadores de productos de Xiaomi, de manera que “maximizaban” frente a todos ellos los ingresos por el pago de cánones debidos a “sus” marcas registradas MI.
Ante los devastadores efectos que semejante actividad le suponía a Xiaomi para su inminente entrada oficial en el mercado español, Xiaomi decidió iniciar acciones judiciales contra Cerberus. A las habituales dificultades de obtener medidas cautelares se añadía una circunstancia muy particular: las compañías importadoras que se veían forzadas a pagar cánones eran independientes y poca o nula información sobre sus cuentas estaban dispuestas facilitar.
La apariencia de buen derecho (o “fumus bonis iuris”) no resultaba especialmente complicado de acreditar dada la cuasi-identidad de las marcas impugnadas con los signos y los productos amparados bajo los registros anteriores de Xiaomi y la consolidación durante los últimos años del fin de la llamada “inmunidad registral”.
Sin embargo, al siempre complicado requisito del peligro por la mora procesal (o “periculum in mora”) se añade la inexistencia de alternativa de “menor onerosidad”, y en este caso se veían complicados por la peculiaridad de la medida a solicitar: la suspensión cautelar de la efectiva protección ante Aduanas de los registros de marca de la demandada, Cerberus.
Se logró acreditar que de no adoptarse la medida la efectiva tutela de los derechos de marca anteriores de Xiaomi se vería impedida o dificultada, y ello pese al hecho de que los importadores hasta entonces afectados ni podían ser parte en el procedimiento (debido a los compromisos adquiridos al resolver las demandas contra ellos previo pago de los cánones)…ni lo deseaban.
Con el fin de demostrar anterioridad la instrumentalidad y proporcionalidad de la medida cautelar de antemano y aun sabiendo que resultaría infructuoso se solicitaría directamente a las autoridades aduaneras la suspensión de la protección de los registros de marcas de Cerberus (que lógicamente, ante su falta de potestad para entrar a conocer de la validez de los registros de marca, fue desestimada).
Iniciado el procedimiento de medidas cautelares la parte demandada se encontró con una disyuntiva: aportar (o no) pruebas en su defensa rebatiendo el peligro de la mora procesal implicaría incorporar al procedimiento información y documentos relativos a sus actividades presuntamente ilícitas, que la parte demandante Xiaomi desconocía por completo pero que podrían ser utilizados por ella en apoyo de la acción por infracción. No resultó agradable conocer de este modo que las retenciones de mercancías y el sistemático requerimiento de cánones venía produciéndose desde mucho tiempo atrás, aduciendo la demandada Cerberus el necesario conocimiento por parte de Xiaomi y su pasividad al respecto.
La falta de legitimación activa de Xiaomi aducida por Cerberus con base en el hecho de que no tenía actividad “oficial” en España de manera “oficial” fue desestimada por el Juzgado proporcionando una interesante explicación de teoría jurídica. Al ser las medidas cautelares instrumentales de la acción por infracción ante una conducta que hipotéticamente produce una vulneración de los derechos de exclusiva de los que la demandante es titular, ésta está legitimada activamente para instar su cese como titular registral, independientemente de que pueda o no instar otras acciones (daños y perjuicios y/o competencia desleal) en las que sí pudiera tener relevancia la actividad por ella desarrollada.
Tiene especial peso en la adopción de las medidas solicitadas el hecho de que, aunque de manera provisional, el Juzgado de Macas de la Unión Europea Nº1 de España consideró que los registros de marca MI impugnados han sido solicitados aparentemente de mala fe, y ello por cuanto que:
a) La demandada debía conocer de la existencia, prestigio e implantación en España de las marcas de la demandada dado su carácter notorio.
b) Las marcas españolas impugnadas revestían una cuasi-identidad con las marcas de la demandante, lo que hace pensar en el aprovechamiento de la reputación y prestigio como única explicación posible.
c) El registro posterior de las marcas españolas respecto a productos que no constituyen el objeto social de la demandada lleva a la misma conclusión.
d) No existe prueba fehaciente del uso por parte de la demandada del uso de sus registros, al ser las únicas actividades acreditadas las encaminadas a la retención de mercancías importadas por terceros.
e) La demandada ha intentado en ocasiones el registro de marcas de cobertura. Previamente solicitó también el registro de una marca española LENOVO (anulada), de otra marca XIAOMI (denegada) y, tras la obtención de los registros de marca española impugnados, solicitó también un registro de Marca de la Unión Europea 13.907.084 MI (denegada).
No obstante la presunta pasividad de Xiaomi a la hora de adoptar medidas frente a la infracción aducida por la demandada, fueron concedidas las medidas cautelares porque, por lo que respecta a al demandante: a) se opuso a las solicitudes de registro de la demanda siempre que tuvo conocimiento; b) no se acreditó que tuviera efectivo conocimiento de las acciones judiciales contra terceros, pero sí que adoptó medidas al conocer de las intervenciones aduaneras (mediante el envío de burofax y solicitud de suspensión de protección ante aduanas) y, c) no existe constancia ni puede afirmarse una renuncia de la demandante a sus derechos.
En su reconocimiento la Sentencia Nº 145/18 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Nº 1 de España vino a señalar las características más destacadas de la definición jurisprudencial de las marcas notorias, a saber:
Siguiendo los mencionados criterios y pese a no existir entonces actividad comercial “oficial” por parte de la demandante Xiaomi en España, el Juzgado consideró que sus marca MI ya eran notorias en el momento de solicitarse las marcas impugnadas habida cuenta de la intensidad de la campaña de penetración en distintos mercados, incluyendo el español, mediante abundante y constante presencia en prensa, la venta de teléfonos por medio de importadores oficiales antes de abrir tiendas propias (y la facturación espectacular una vez abiertas éstas) y, finalmente, que constituía un hecho notorio no necesitado de prueba conforme al artículo 281.3 de la LEC que las marcas MI de la demandante eran utilizadas para identificar teléfonos móviles.
En línea con ello estima el Tribunal la acción declarativa de nulidad al entender que el registro de las marcas españolas impugnadas se efectuó de mala fe, ratificando las consideraciones hechas al adoptarse las medidas cautelares y además, añadiendo a ello la no-negación del carácter notorio de las marcas de la entidad demandante (por efecto de la “ficta confesio” de la demandada).
La acción por infracción se deriva por sí sola de la evidente doble identidad de signo y aplicativa en la identificación de los productos de las partes, reconociendo que la palabra MI es el signo con el que la demandante identifica su familia de marcas y que por ello respecto al cual debe de efectuarse la comparación.
Más allá de lo habitual, el Tribunal de hecho justifica la excepcional condena a la publicación de la Sentencia por parte de la demandada habida cuenta de su necesidad de destruir la imagen que como auténtica titular y distribuidora oficial de productos proyectó en el mercado la demandada durante el desarrollo de su actividad infractora.
El reconocimiento de la notoriedad de las marcas MI por los tribunales sienta un valioso precedente para acciones frente a terceros que tengan la tentación de “aprovechar” la notoriedad de marcas ajenas para registrar marcas idénticas o similares.
El reconocimiento que de la notoriedad de las marcas MI (al menos en España) en la fecha de presentación de Septiembre / Octubre 2014 de las marcas impugnadas lleva a cabo esta Sentencia del Tribunal de la Unión Europea sienta un valioso precedente para acciones futuras frente a terceros que –presuntamente- haya tenido o puedan tener la tentación de “apropiarse” de esa notoriedad de las marcas MI obteniendo el registro de marcas idénticas o similares.
De hecho y sin ir más lejos, no es de extrañar que apenas firme tal sentencia y a resultas de una acción emprendida simultáneamente por Xiaomi, la conocida compañía española BlaBlaTel Mobile SL haya visto cómo sus registros de marca Española 3.639.146 MI XIAOMI y 3.638.080 XIAO MI MIUI también han sido declarados nulos.
