La pregunta incluida en el título es, claro está, un recurso para incitar directamente a un debate y por eso quiero empezar contestándola: en opinión de quien suscribe, no. El carácter supuestamente ofensivo (o contrario a la moral o a las buenas costumbres) no debería ser motivo de denegación o nulidad del registro de una marca. Como salvedad procede añadir enseguida que ser contrarios a considerarlo una prohibición de registro es perfectamente compatible con, en función de las circunstancias, estar totalmente a favor de que sí se pueda prohibir su uso.
En una entrada de este blog de ya hace unos años nos referimos a esta cuestión haciendo un análisis más técnico de la razón de ser de las prohibiciones de registro (y equivalentes causas de nulidad) relativas a las “marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres” establecidas tanto en la Ley española (art. 5.1.f LM) como en el Reglamento de las Marcas de la UE (art. 7.1.f).
Allí mencionamos varios casos de marcas de la UE, cuyo registro había sido denegado por este motivo: “ETA” (MUE 724482), “HIJOPUTA, qué bueno ye” (MUE 8384653), “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA” (MUE 5510921), y “FACK JU GÖTHE” (MUE 013971163).
Frente a otros casos que no fueron cuestionados, como:
Como ya apuntamos en el citado post, el caso concreto de la marca “FACK JU GÖHTE” (que se podría traducir como “Qué te den/jodan, Göhte”, referido al insigne escritor alemán), llegó hasta el Tribunal de Justicia de la UE (después de que tanto la EUIPO como el TGUE confirmaran la denegación del registro) y allí ya destacamos las conclusiones del Abogado General a favor de la concesión de la marca en las que, además de unas certeras consideraciones sobre la distinción entre orden público y buenas costumbres, se esgrimía, como cuestión apriorística, el fundamental derecho a la libertad de expresión.
Actualizando lo sucedido a posteriori (aunque ya haga unos años) en su sentencia de 27/2/2020 el TJUE decidió anular las resoluciones anteriores y conceder la marca, y aunque en su párrafo 56 se refiera a la “..necesidad de aplicar esos Reglamentos [se refiere a la “prohibición de registro” que nos ocupa] de manera que se garantice el pleno respeto de las libertades y de los derechos fundamentales, en particular de la libertad de expresión”, lo cierto es que no aborda abiertamente la tensión que existe entre estas disposiciones prohibitivas y el derecho fundamental a la libertad de expresión recogido en el art. 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Y el debate sigue abierto como demuestra el caso de un diseño de joyería (que representa unos genitales femeninos y algunos con las variantes que reproducimos a continuación) que se resolvió ya hace un año pero que recientemente ha sido recogido en la prensa (ver aquí y aquí) como un nuevo caso de un supuesto atentado a la moral o a las buenas costumbres.
El caso se resolvió a favor de admitir el registro pero inicialmente fue objetado por la EUIPO por el mismo motivo de ser supuestamente contrario al orden público o a las buenas costumbres y en aplicación de la disposición establecida en idéntico sentido tanto en la Ley de española de Protección del Diseño Industrial (art. 12) como en el Reglamento de la UE sobre Diseños de la UE (art. 9).
Tras este rápido, y desde luego no exhaustivo, repaso sobre algunos de los casos relacionados con el tema que nos ocupa, debemos retomar la cuestión que solo quedó apuntada en el caso “FACK JU GÖHTE”, esto es: la compatibilidad (o incompatibilidad a mi entender) entre las prohibiciones establecidas en la normativa de marcas y diseños y el derecho fundamental de la libertad de expresión.
Es una cuestión que sí se ha planteado abiertamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que, hasta donde alcanza mi conocimiento, lo ha abordado explícitamente en los casos Matal v. Tam (2017) y Iancu v. Brunetti (2019) resolviendo que la denegación de marcas por estos motivos conlleva un atentado a la libertad de expresión protegida por la primera enmienda de su Constitución.
No es intención de este post entrar a analizar esas resoluciones ni en el fundamento último de lo que resuelven, pero sí utilizarlas como un sustento más de mi postura contraria a la propia existencia de esas prohibiciones de registro.
Dicho de otro modo, no se trata de que el enjuiciamiento de esas prohibiciones de registro sea necesariamente acorde con nuestros propios derechos fundamentales (de rango igualmente constitucional) como es la libertad de expresión, sino que, directamente habría que considerar si realmente resultan compatibles y, sobre todo, si es función del derecho marcario (o de diseños) entrar a evaluar estas cuestiones.
Se dirá, se dice, que el bien jurídico protegido con esas prohibiciones son también los principios fundamentales rectores de nuestra sociedad, como pueden ser la dignidad de las personas, la no discriminación o el respeto a las creencias de cualquier minoría (o mayoría), pero la cuestión es si dichos derechos o intereses, del todo encomiables, deben ser “protegidos” a través del derecho de marcas (y de diseños) o a través de otras disposiciones.
Dicho de nuevo de otro modo, ¿ qué es lo que puede resultar contrario al orden público o a las buenas costumbres: el registro de una marca (como simple acto de adquisición de un derecho de exclusiva) o su uso en unas determinadas circunstancias?
En mi opinión, que una marca o un diseño puedan ser contrarios al orden público o a las buenas costumbres es una cuestión que solo se vuelve relevante cuando los mismos se usan (se hacen presentes) en el mercado. El registro no es, por sí mismo, ofensivo, lo que sí puede serlo en función de las circunstancias será el uso de esa marca o diseño en el mercado, y ese uso y sus efectos ofensivos no dependerá de que la marca o el diseño estén o no registrados.
Por ello, en mi opinión no corresponde al derecho de marcas (o diseños) dirimir esta cuestión, y menos aún en el momento de simplemente solicitar el reconocimiento (a través del registro) de un derecho de exclusiva, pues existen otros mecanismos legales (relacionados con la protección del consumidor en general o de protección de determinados colectivos vulnerables por diversos motivos) que permiten “reaccionar” e impedir el uso de aquellas marcas o diseños que puedan efectivamente atentar contra derechos tan fundamentales y meritorios de protección como la propia libertad de expresión. Sin contar con que, en muchas ocasiones, será el propio mercado de forma natural el que los expulsará.
No se trata del mismo caso de, por ejemplo, las marcas engañosas, en las que la prohibición de su registro cuenta, al menos, con la justificación de que allí también se atenta a la función propia de las marcas (pues se puede estar distorsionando el comportamiento de los consumidores) y, por tanto, parece lógico que sea el derecho marcario el garante de esa transparencia. Nada de ello se da en el supuesto de las marcas que dan título a este post pues esas finalidades nada tienen que ver con la función de las marcas ni, en general, con la normativa rectora de los derechos de propiedad industrial o intelectual.
Opino pues, contestando de nuevo la pregunta del principio, que no debería denegarse el registro de una marca o un diseño por ser ofensivo. De hecho, sería partidario de eliminar las prohibiciones que en tal sentido existen en la respectiva normativa, dejando para otras ramas del nuestro Ordenamiento el enjuiciamiento y, en su caso, la represión, prohibición y hasta sanción, de aquellos casos en los que el uso de una marca o diseño en unas determinadas circunstancias puedan atentar contra derechos e intereses dignos de protección (siempre con el necesario equilibrio entre los distintos derechos fundamentales en juego).
Asumo que el debate en esta cuestión está servido.
Jordi Romaní
