Sara Jové. Departamento Jurídico Marquespatent
EL REGISTRO DE UNA MARCA IMPLICA UNA OBLIGACIÓN DE USO DE LA MISMA DENTRO DE LOS 5 AÑOS DESDE LA PUBLICACIÓN DE SU REGISTRO
Las marcas no protegen sólo el interés particular del titular que las inscribe sino también el interés general de los consumidores que son los destinatarios de las funciones que las mismas cumplen. Por lo tanto, y este es un hecho a veces poco conocido por los titulares de marcas, no estamos ante un derecho estático sino que el registro de una marca implica una obligación de uso de la misma para evitar el efecto negativo para el mercado que supondría la existencia de ‘marcas muertas’ que impedirían el registro de otros signos distintivos (STS, Sala de lo Civil, 22 septiembre 1999).
Al respecto, la actual Ley de Marcas en su Art. 39 establece un plazo de cinco años desde la fecha de publicación de la concesión del signo distintivo o desde su última utilización, para que la misma sea objeto de un uso efectivo y real en España en relación con los productos o servicios para los cuales está registrada.
EL USO DE UNA MARCA DEBE SER REAL Y EFECTIVO
Para que se pueda considerar la existencia de un uso relevante de la marca no basta con una utilización aparente de la misma sino que ésta debe manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida. No obstante, en algunos casos concretos puede considerarse que se ha realizado un uso justificado aunque la presencia de la marca en el mercado sea exigua (STS, Sala de lo Civil, de 13 de noviembre de 2009).
Tampoco se estima como uso efectivo y real la utilización de la marca para distinguir productos o servicios distintos de los cuales fue concedida (STS, Sala de lo Civil, 22 de enero de 2000) o si se ha reproducido el signo de forma sustancialmente diferente a como fue registrado de forma que altere su distintividad y genere una impresión comercial distinta.
LAS CONSECUENCIAS DEL NO USO: LA CANCELACIÓN DE LA MARCA
Si la obligación de utilizar la marca no se cumpliera, ni por el titular ni por un tercero autorizado por él, la misma Ley de Marcas en su Art. 55 otorga herramientas para penalizar con la cancelación del registro del signo distintivo, siempre y cuando no concurran causas justificativas de la falta de uso como son circunstancias obstativas independientes de la voluntad de su titular.
Asimismo, si el titular ha iniciado o reanudado de buena fe el uso de su marca, este uso debe ser anterior al plazo de tres meses de la fecha en que se presentó la acción declarativa de caducidad de la misma.
Además, la carga de la prueba en una acción de caducidad por falta de uso la tendrá el titular de dicha marca por ser quien ostenta la prueba positiva fácil, contundente y accesible, puesto que en caso contrario estaríamos ante un supuesto de prueba “diabólica” (Art. 58 de la Ley de Marcas).
LA MARCA PUEDE SER CADUCADA PARCIALMENTE
En alineación con el Derecho Comunitario, si la causa de caducidad sólo existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados (Art. 60 Ley de Marcas) (STS, Sala de lo Civil, de 10 mayo de 2010).
LA CADUCIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA PUEDE SER DECLARADA POR LA OAMI
La caducidad por falta de uso de una marca española debe ser declarada necesariamente por un Tribunal. En cambio, en el supuesto de la marca comunitaria, la normativa establece que un tercero puede solicitar la caducidad de una marca comunitaria ante la propia Oficina de Armonización del Mercado Interior quien tiene la potestad de declarar la caducidad de una marca si no considera probado el uso efectivo de la misma.
Es más, en el propio proceso de oposición a la solicitud de registro de una marca comunitaria, el titular del registro impugnado puede solicitar una prueba de uso de la marca prioritaria. Por lo tanto, si se solicita la prueba de uso de la marca del oponente, sólo las oposiciones presentadas por los titulares de marcas comunitarias que se usen de forma real y efectiva prosperarán (Art. 42.2 Reglamento Nº 207/2009).
Aunque es preferible que la marca comunitaria se utilice y esté presente en una parte sustancial de la Comunidad Europea, el uso efectivo de la misma en una zona bastante limitada del territorio de referencia (un solo estado miembro o parte del mismo) puede ser suficiente.
Dicho criterio obedece al fin perseguido por el sistema de marca comunitaria que desea estar abierto tanto a las empresas grandes como a las más pequeñas.
En conclusión, el titular de un derecho de marca española o comunitaria ostenta un periodo de gracia de cinco años, transcurrido este plazo sin que se haya utilizado el signo de forma real y efectiva, el registro puede ser objeto de cancelación si un tercero ejercita la correspondiente acción de caducidad ante los Tribunales o la OAMI (sólo en el caso de la marca comunitaria).
