Buongiorno ofrecía en su campaña publicitaria la participación en un sorteo en el que uno de los premios era una supuesta “tarjeta regalo de ZARA”
La Sala Primera del Tribunal Supremo dictó el 10 de abril de 2024 su sentencia -ya definitiva- en el litigio que desde hace años ha venido enfrentando a Inditex con la empresa Buongiorno Myalert, que en 2010 para publicitar sus servicios de información en Internet ofrecía como obsequio la participación en un sorteo en el que uno de los premios era una supuesta “tarjeta regalo de ZARA”. En dicha campaña publicitaria el suscriptor veía aparecer en la pantalla el signo «ZARA» enmarcado en un rectángulo que evocaba el formato de las tarjetas de regalo. Inditex, como titular de la marca ZARA, ejercitó acciones de violación de marca contra dicho prestador de servicios al considerar que Buogiorno en su campaña publicitaria se había aprovechado del renombre de la marca y había causado un perjuicio a dicho renombre. Ahora la justicia le da la razón.
El Tribunal Supremo español consideró necesario plantear una cuestión prejudicial al TJUE, debido a la diferente redacción de las últimas Directivas europeas en materia de marcas en relación con los requisitos de licitud del uso de marcas ajenas. Es decir, sobre el alcance del actual artículo 37 de la Ley de Marcas.
El TJUE resolvió la cuestión prejudicial, sobre el uso referencial lícito de una marca ajena, declarando que “el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o un servicio ofrecido por ese tercero.
A la vista de esta interpretación del artículo 37, letra c), de la Ley de Marcas, en su versión inicial, aplicable ratione temporis a los hechos del litigio principal, el Tribunal Supremo entiende que el uso de la marca ZARA realizado por Buongiorno (que no era ‘necesario’ para designar el destino de sus servicios de información a través de Internet y de la red de telefonía móvil), no constituía un uso referencial lícito. Es decir, no estaba amparado por los límites del derecho de marca.
Esto significa que Buongiorno, mediante la referida campaña publicitaria que lanzó en 2010, hizo un uso de la marca ZARA prohibido por el artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas, en la medida en que ese uso conllevaba un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ZARA, que el Tribunal considera indudablemente “renombrada”. Ello conllevó “una transferencia ilícita (no consentida) de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos que la demandada publicita. Es una forma a través de la cual la demandada se aprovecha del renombre de ZARA, de su poder de atracción, reputación y prestigio”. Pues bien, este uso no consentido, prohibido por el art. 34 LM, no estaba amparado por ninguno de los límites al derecho de marca previstos en el artículo 37 LM (tampoco por el uso “meramente descriptivo” invocado por Buongiorno).
En consecuencia, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación que había interpuesto INDITEX contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual había confirmado la desestimación de la demanda en su día planteada por Inditex contra Buongiorno. Revoca dicha sentencia y estima el recurso de apelación en su día interpuesto contra la Sentencia de primera instancia (del Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid), estimando en consecuencia la demanda inicial formulada por Inditex contra Buongiorno.
Entre otros pronunciamientos, el Tribunal Supremo declara que el uso realizado por Buongiorno de la marca ZARA como elemento clave de las promociones de su servicio Club Blinko infringió el derecho exclusivo que Inditex tiene sobre la marca renombrada ZARA; condena a Buongiorno a no reanudar en el futuro las actividades que se han declarado infractoras de la marca ZARA; y le condena a pagar daños y perjuicios.
Esta sentencia es muy relevante para establecer el alcance de los requisitos de licitud del uso de marcas ajenas. Bien es cierto que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre una versión del artículo 37.1.c) de la Ley de Marcas, que en la redacción actual ha sido ligeramente modificada. Probablemente el Tribunal Supremo habría resuelto en el mismo sentido aunque los hechos litigiosos se hubieran producido con posterioridad al 14 de enero de 2019, fecha de la entrada en vigor de esta norma en su actual redacción. Y es que el requisito previsto en el apartado 2 de ese mismo artículo 37, de que el uso referencial de una marca ajena debe ser “conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial” no ha variado. El Tribunal Supremo no ha necesitado hacer referencia a este requisito para estimar el recurso de Inditex.
Raúl Bercovitz y Francisco Arroyo
