Hace un año ya de la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea TGUE en que INDITEX consiguió salvar su monopolio de la palabra ZARA, después de largas disputas judiciales. Es la S TGUE 11 Abril 2019 (“Zara Tanzania Adventures: Inditex / EUIPO y Ansell”).
El asunto es doblemente interesante. Porque la Marca ZARA de INDITEX fue la protagonista y el TGUE confirmó el monopolio de la palabra “ZARA”. Además, porque el TGUE ha permitido la extensión de ese monopolio hasta bienes y servicios, que INDITEX no presta, hoy en día, ni es previsible que preste pronto.
En 2009, ZARA TANZANIA ADVENTURES solicitó el registro de la Marca mixta, en Clases 39 (viajes), 41 (entrenamiento en la vida de aventuras) y 43 (agencia de viajes). INDITEX se opuso al registro, en base a su Marca ZARA. La EUIPO acabó admitiendo la nueva Marca mixta ZARA.
¿REPUTACIÓN Y RIESGO DE CONFUSIÓN?
INDITEX recurrió la decisión de la EUIPO ante el Tribunal General. Sus argumentos fueron que:
La EUIPO rechazó los argumentos de INDITEX y ésta recurrió al Tribunal General.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
Marcas poco similares. Bajo riesgo de confusión
El Tribunal contesta, en su Sentencia, que ambas marcas tienen en común las sílabas “ZA” y “RA”, pero el resto de la nueva marca se pronuncia muy distinto. Por tanto, el grado de similitud es bajo.
El Tribunal también considera que el público relevante probablemente tendría en cuenta el añadido “Tanzania Adventures” de la nueva marca, como referido a aventuras que sucedían en Tanzania. Por tanto, conceptualmente, no podría haber confusión, hoy en día. Sin embargo, el Tribunal va más allá, en la línea propuesta por INDITEX / ZARA.
Extensión del riesgo de confusión de la Marca ZARA a otros bienes y servicios no protegidos
El Tribunal aceptó que la marca ZARA es notoria / renombrada en Clases 25 (ropa) y 35 (servicios de almacenamiento).
Por tanto, el riesgo de confusión entre marcas es mayor, y se extiende más allá de los bienes y servicios, para los que INDITEX registró la Marca ZARA.
Posible expansión de la Marca ZARA a nuevos servicios
El gran tema a discutir era el riesgo que pudiera sufrir la Marca ZARA, teniendo en cuenta las tendencias del mercado, que podrían llevar a utilizar esa Marca ZARA en nuevos mercados, como alimentación o viajes.
Según el TGUE, el Art. 85 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea protege al titular de una marca notoria / renombrada, frente al registro de que nuevas marcas pudieran dañar su reputación o carácter distintivo u obtener una ventaja injusta de la notoriedad o renombre.
No hace falta que la marca anterior pruebe que ese daño se produciría hoy en día; podría ser un riesgo de confusión futuro.
INDITEX presentó pruebas de la tendencia actual de las marcas de ropa de moda: extienden el uso de la marca más allá del mercado de la moda a otros mercados relacionados, como restaurantes u hoteles. Además, las revistas de modas combinan moda y viajes; “bloggers” e “influencers” viajan por todo el mundo, comentando sobre ropa y accesorios que usan durante sus viajes y sobre el viaje: destinos, hoteles, restaurantes.
Por tanto, es previsible que INDITEX extienda el uso de su Marca ZARA, notoria / renombrada, a otros bienes o servicios; incluidos los protegidos por las Clases 39 y 43, solicitados para ZARA TANZANIA ADVENTURES.
Los servicios de Clases 39 y 43 podrían no ser similares estrictamente a los que ZARA presta hoy en día. Pero están conectados con ámbitos comerciales, en que INDITEX usa su marca. Teniendo en cuenta la reputación de la marca ZARA y su grado de distintividad, hay un riesgo de que la nueva marca ZARA TANZANIA ADVENTURES colisione con ella en el mercado.
Ante la posibilidad / previsibilidad de que una marca de ropa de moda, como la Marca ZARA, evolucione hacia mercados conexos, podría ser que ZARA TANZANIA ADVENTURES obtuviese una ventaja injusta del uso de su marca en esos mercados. Hay una interdependencia entre reputación y carácter distintivo de la marca previa y el riesgo de que la misma sufra daños.
El Tribunal General insiste en que la notoriedad / renombre de la marca ZARA anterior implica un riesgo de que la nueva Marca ZARA TANZANIA ADVENTURES pudiera obtener, en el futuro, una ventaja injusta, derivada de la confusión de ambas marcas en nuevos mercados, en que ambas coincidan.
Por tanto, el TGUE concluye que ambas marcas no pueden coexistir y rechaza el registro de la Marca ZARA TANZANIA ADVENTURES, por riesgo de confusión con la marca ZARA.
Santiago Nadal
