Unión Europea. La protección marcaria de formas geométricas básicas: ¿dónde trazar la raya entre la similitud y la confusión?
La disputa legal entre Adidas y Thom Browne por el uso de rayas en sus prendas de vestir ha protagonizado uno de los casos más sonados a nivel marcario en el sector de la moda de la última década. Este conflicto evidencia las dificultades de establecer los límites entre la similitud y la confusión en el diseño de los logotipos que conforman las marcas, sobre todo cuando en estos predominan formas geométricas básicas de uso habitual en el sector.
El pasado 26 de enero de 2024, conocimos el último capítulo de este conflicto marcario, cuando la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO") resolvió a favor de la marca de moda estadounidense Thom Browne, en un procedimiento de oposición iniciado por Adidas contra el registro de una marca figurativa compuesta por cinco rayas adyacentes.
La EUIPO consideró que, a pesar de las alegaciones de Adidas, las marcas de ambas partes eran lo suficientemente diferentes como para evitar la existencia de riesgo de confusión entre los consumidores, ya que transmitían impresiones visuales distintas.
En concreto, las marcas rayadas en conflicto incluían:
Según la División de Oposición de la EUIPO, ninguno de los signos tiene elementos que puedan considerarse más dominantes o llamativos que otros. Bien al contrario, considera que las rayas que componen los signos en conflicto no presentan una especial distintividad intrínseca, ya que son formas geométricas básicas.
En el procedimiento de oposición, Adidas invocó los motivos de denegación del artículo 8(1)(b) y del artículo 8(5) del Reglamento 2017/1001 sobre las marcas de la Unión Europea (“EUTMR”), alegando que existía riesgo de confusión y aprovechamiento indebido o perjuicio para el carácter distintivo o la reputación de sus marcas anteriores.
La División de Oposición examinó la prueba presentada por Adidas para demostrar el uso efectivo, el carácter distintivo adquirido por el uso y la reputación de sus marcas anteriores, y concluyó que éstas gozaban de una alta reputación en la Unión Europea, incluyendo Alemania y Benelux, para parte de los productos para los que se habían invocado, principalmente ropa deportiva y de ocio, calzado, gorras y material deportivo.
Sin embargo, la División de Oposición consideró que los signos en conflicto eran sólo ligeramente similares desde el punto de vista visual, debido a las diferencias en el número, la disposición y el color de las franjas, y que, al tratarse de marcas puramente figurativas no podían ser comparadas desde el punto de vista fonético, ni evocaban ningún significado que permitiese analizarlas desde el plano conceptual. Por tanto, la División de Oposición estimó que no existía un riesgo de confusión entre los signos, ni tampoco un vínculo entre ellos que pudiera dar lugar a un aprovechamiento indebido o un perjuicio para las marcas anteriores de Adidas. En consecuencia, la División de Oposición rechazó la oposición en su totalidad.
La batalla legal por el signo de las rayas de Adidas y Thom Browne se remonta a 2007, cuando la firma alemana reclamó por el uso de tres rayas blancas en unas bufandas de la marca de moda Thom Browne. Tras alcanzar un acuerdo extrajudicial, el conflicto se reavivó en 2018, cuando Thom Browne solicitó el registro de una marca entonces consistente en cuatro rayas para sus prendas y accesorios, especialmente los de estilo deportivo. Adidas presentó oposiciones y, al no llegar a un nuevo acuerdo, demandó a Thom Browne en 2021 ante un tribunal de Nueva York.
En esa ocasión, en una resolución finalmente publicada en 2023, el tribunal estadounidense también negó el riesgo de confusión entre ambas marcas, aunque desestimó la pretensión de nulidad de las marcas de Adidas, planteada por Thom Browne.
No obstante, la marca figurativa de tres rayas de Adidas no corrió la misma suerte en territorio europeo cuando, en 2019, la sentencia del caso T-307/17 del Tribunal General de la UE (“TGUE”) confirmó la nulidad de una marca figurativa de Adidas consistente en tres bandas equidistantes paralelas “aplicadas al producto en cualquier dirección”, al considerar que carecía de carácter distintivo intrínseco y que no había logrado acreditarse una distintividad adquirida por el uso.
Es por ello que, en el procedimiento ante la División de Oposición de la EUIPO que ha sido objeto del análisis precedente, Adidas no invocó una marca figurativa (y ya no de posición) europea, como la que sí invoca para el territorio de Benelux.
En esa sentencia, por un lado, el TGUE rechazó que se tratase de una marca de patrón - que podría reproducirse en dimensiones y proporciones diferentes en función de los productos sobre los que se aplica-, dado que de la solicitud de registro, presentada ante la EUIPO en 2016, no se desprendía que la marca estuviera conformada por una serie de elementos que se repiten regularmente.
Por otro lado, el TGUE estableció un criterio restrictivo para aplicar la “ley de variantes autorizadas”, que permite considerar que el uso de una marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca en la forma bajo la que fue registrada también se considera como un uso de la antedicha marca. Así, rechazó las pruebas aportadas por Adidas, basadas en el uso de distintas versiones de las tres bandas en diferentes colores, tamaños e inclinaciones, al entender que se trataba de signos diferentes, que no eran globalmente equivalentes a la marca registrada por diferir de forma significativa de esta.
Según el TGUE, al tratarse de una marca figurativa muy simple, incluso pequeñas modificaciones pueden constituir variaciones significativas, que afecten a las características esenciales de la marca y alteren, de ese modo, su carácter distintivo y la percepción del público relevante.
El caso Adidas ilustra la complejidad de proteger marcas basadas en formas geométricas básicas, que corren el riesgo de ser percibidas como meros elementos decorativos o funcionales, y que requieren de un alto grado de distintividad adquirida por el uso (y su adecuada acreditación) para ser reconocidas como indicadores del origen empresarial. E, incluso de lograr acreditar su distintividad adquirida por el uso, el conflicto legal entre Adidas y Thom Browne evidencia que la acreditación del riesgo de confusión en estos casos es sumamente compleja.
Asimismo, se pone de manifiesto la importancia de definir con precisión el alcance y la representación de las marcas figurativas y de posición, especialmente cuando se trata de signos que pueden variar en función de los productos sobre los que se aplican. Las marcas figurativas sencillas deben solicitarse y usarse tal y como se registran, y deben presentarse nuevos registros incluso si se introducen cambios aparentemente menores. De lo contrario, la acreditación de la validez de la marca en base a una distintividad adquirida por el uso se tornará en una tarea profundamente dificultosa.
Autoras: Raquel Alegre, con la colaboración de Mireia Sala.
