Marcas no convencionales: MARCAS DE POSICIÓN (IV)
Hace poco nos despertábamos con titulares relativos a un pleito en USA resuelto a favor de la firma Dr. Martens frente a la española Inditex relacionado con las icónicas botas de aquella firma que, entre otras características, presentan una línea amarilla que bordea el calzado entre la suela y el resto de la bota, y una lengüeta sobresaliente posterior.
Este caso ha sacado de nuevo a la palestra la cuestión relativa a qué elementos de la apariencia de un producto pueden ser protegibles por la vía de su registro como marca.
El mismo pretexto encontramos nosotros para seguir nuestra serie #IPBasics by RMA dedicada a las marcas que denominamos “no convencionales”, y en la que hemos abordado ya las sonoras, las multimedia y las 3d. Ahora nos referimos a las marcas “de posición”, una figura peculiar y compleja, que suscita no pocos debates como sugiere el título de nuestro post. Y sí, Dr. Martens tiene protegido en muchos países el pespunte amarillo, entre otras, como marca de posición.
Son una categoría propia de marcas constituidas por la manera específica en que la marca (denominativa, gráfica) se coloca o figura en el producto.
La solicitud debe acompañarse de una representación (y opcionalmente, de una descripción) que permita apreciar perfectamente el signo que se protege y la concreta posición, tamaño y proporción dentro del producto. Es habitual proceder con pespunteado o líneas discontinuas al trazado del producto para que se aprecie bien la posición que se reivindica dentro del mismo.
Son marcas que van necesariamente ligadas a un objeto, de ahí que debamos ser rigurosos a la hora de describir los productos reivindicados. Por los mismos motivos, cabría plantearse si son susceptibles de aplicarse a servicios y de qué tipo.
Como una imagen vale más que mil palabras, aquí tenemos varios ejemplos de marcas de posición de la UE registradas recientemente.
Marca de la UE nº 018525213 para “cafeteras” en las clases 11 y 21.
De su representación se desprende que la marca protege 3 elementos: la denominación, el perfil de un gallo y la forma de la cresta de un gallo, en la concreta posición en que se incorporan en una cafetera.
Marca de la UE nº 018524002 para “aguas minerales”
Se acompaña de la siguiente descripción: “consiste en la conjugación de una gota de color posicionada en el cuarto (1/4) inferior del envase, con una lengüeta de color en la posición diametralmente opuesta, que no ocupa el cuarto (1/4) superior del envase y que termina debajo del punto inferior de la gota, y con una tapa de color en la parte superior del eje longitudinal del envase. La línea con un trazo interrumpido indica la posición de la marca, pero no constituye un elemento de la marca”
Y como caso muy reciente, el de la marca nº 018513083 para autobuses “Alstom” que protege la posición que dicha denominación ocupa en la parte superior de la puerta derecha del autobús en la forma en que se aprecia en la representación:
Esta marca se ha concedido no solo para autobuses, sino también para productos y servicios en las clases 9, 37 y 42 respecto de las que se podría debatir cómo la marca en cuestión se puede llegar a materializar.
Lo mismo sucede respecto de esta marca registrada nº 018486284, que ha sido descrita por su titular como “un color rojo aplicado a la base de un envase de tipo farmacéutico, cosmético y de laboratorio” (y no dudamos de que pueda ser distintiva) nos preguntamos cómo se materializará respecto de los instrumentos médicos o simuladores médicos para los que ha sido concedida.
Y entre marcas españolas, podemos citar por ejemplo las siguientes marcas concedidas para calzado:
“Munich” (ME nº 4039325) Camper (ME nº 4019003)
Los ejemplos son variados, abarcan un sinfín de productos distintos, pero los interrogantes que plantean son siempre los mismos: ¿qué interés se puede tener en una marca de posición, cómo se determina su carácter distintivo, y cuál es su alcance de protección o cómo se hacen valer después frente a terceros?
A día de hoy constan registradas 87 marcas de posición en la UE (EUIPO) y solo 4 en la Oficina Española de Patentes y Marcas (según base de datos TMVIEW), cifras bajas acordes a la novedad y complejidad de esta figura. En la mayoría de los casos la misma empresa es titular de otras marcas denominativas o gráficas con lo que la marca de posición viene a erigirse como una protección adicional o de refuerzo y no la vía principal de protección.
¿Cualquier marca de posición puede ser registrada como marca? La respuesta es obvia: no.
La primera condición es la exigible a cualquier marca, ser distintiva (art. 5.1 b) Ley de Marcas y 7.1.b Reglamento Marca UE).Los consumidores deben ser capaces de reconocer un origen empresarial en ese elemento por la posición que ocupa dentro de un producto, y no percibirlo como un mero elemento ornamental o decorativo.
El principal problema consiste en delimitar la distintividad mínima necesaria para que una posición concreta tenga el carácter diferenciador suficiente para merecer el registro, y con ello, no olvidemos, un derecho de exclusiva que puede llegar a ser ilimitado temporalmente. Y no parece haber un criterio claro al respecto.
Así, parece que las Oficinas a veces simplemente valoran la posición (si es no o común en el sector) para decidir sobre la aptitud distintiva mientras que otras parecen atender también a la distintividad del concreto elemento representado. Los distintos ejemplos que hemos apuntado permiten constatar esa falta de uniformidad.
Al analizar la posición en particular, el criterio que parecen seguir es el de su originalidad para el sector del producto considerado. Cuanto más alejada esté de lo que es la práctica habitual, más fácil será que el consumidor no lo perciba como un elemento estético sino como una verdadera marca, y esto en un contexto en el que ese consumidor no está tan habituado a percibir las posiciones de los signos como verdaderos indicadores de un origen comercial.
Como ello no siempre será evidente, se tiene especial celo en no conferir exclusivas sobre elementos situados en aquellas posiciones que resultan ser las comunes en la colocación del signo denominativo o gráfico del producto en cuestión, y que deben quedar por tanto de libre uso y disposición para cualquier competidor.
Por ejemplo, esta marca de la UE nº 017362005 fue rechazada por considerar la EUIPO que la doble barra en la parte superior de las gafas no era susceptible de transmitir un mensaje sobre el origen comercial del producto, sino que se percibiría como una forma geométrica simple, en un contexto en el que un número considerable de gafas contienen añadidos similares en esa misma posición.
Ese sería también el caso de la MUE nº 017458738, que se rechazó por considerar que esas rayas en la manga se percibirían como un elemento simplemente decorativo. La EUIPO consideró que la decoración en la manga es habitual en el sector, y que ese diseño también debía quedar disponible para su uso por competidores.
Viendo los antecedentes, como decimos no parecen claros los criterios para apreciar la distintividad de una marca de posición. La línea entre lo que se considera un “elemento decorativo banal” y un signo que alcanza el “grado mínimo de distintividad” exigido por la normativa es finísima y no siempre fácil de predecir.
Recordemos igualmente que la prohibición de falta de distintividad puede salvarse si el titular demuestra que la posición ha adquirido distintividad con el uso. Como es fácil de imaginar, determinar en esos casos cuándo un consumidor aprecia distintividad en un signo o cuándo en la posición será cuestión difícil de deslindar.
El otro gran reto es conseguir delimitar aquello que corresponde proteger a través de signos distintivos de aquello que forma parte del concepto de Diseño Industrial, que protege recordemos las innovaciones formales (mientras sean «novedosas» y «singulares») y que a diferencia de las marcas tiene una vigencia máxima de 25 años. A la delimitación de ambos conceptos se refiere el inciso final del art. 5.1.e) de la Ley de Marcas (y el art. 7.1.e) iii) del Reglamento MUE) y no hay duda que las marcas de posición son un auténtico reto en la aplicación de esa prohibición absoluta de registro. ¿Cuándo es marca y cuándo es diseño? ¿o cuándo puede ser ambas cosas? Un debate este último apasionante que excede el contenido de nuestro post.
Superadas estas primeras objeciones, estas marcas deberán igualmente superar las restantes prohibiciones absolutas de registro y también las relativas, constando en la actualidad pocos casos de oposiciones que nos permitan conocer el criterio seguido por los examinadores o los tribunales cuando se enfrentan al juicio de confundibilidad con marcas de terceros. Nada sencillo se prevé. Para muestra el archiconocido caso relativo a las suelas rojas de Louboutin frente a Yves Saint Laurent, en el que precisamente se trataba de dilucidar hasta qué punto ese derecho de Louboutin podía impedir a YSL el color rojo de una suela en un zapato monocromo (y que acabó, como se diría, en tablas).
No se duda de que para determinadas empresas puede ser un mecanismo para obtener una protección reforzada para sus marcas denominativas o gráficas si estas se están usando en una posición que resulta además original y poco habitual en el sector. Aunque estrictamente no procedería, si el signo en cuestión es además especialmente distintivo podrá contribuir a minimizar el rigor con que parecen estar enjuiciándose estas marcas.
Si consigue el registro, al titular se le otorgará un derecho de exclusiva respecto de la posición en el producto. ¿Quiero ello decir que si un tercero coloca una marca idéntica o similar en una posición totalmente distinta, el titular no la podrá hacer valer? Pues probablemente la de posición no, aunque ese mismo titular también tiene normalmente otras marcas denominativas o gráficas que podrán desplegar sus efectos, si se aprecia que existe un riesgo de confusión.
Previo a invertir tiempo y dinero en lograr el registro de una marca de posición, su titular deberá pues hacer ese ejercicio de análisis del mercado y de los competidores para plantearse hasta qué punto esa posición es original o por el contrario, común. Y si se sigue convencido de su distintividad, siempre queda la opción, si no se ha divulgado previamente, de intentar el depósito como diseño y valorar mientras preparar pruebas de uso con las que, llegado el momento, intentar demostrar una distintividad adquirida.
Pero avanzamos que tampoco ello será la panacea. Porque como siempre, en el mundo de las marcas, lo importante no es solo registrarlas, es después hacerlas valer frente a terceros. La clave es su ius prohibendi. Y ahí ya aventuramos que no será un camino de rosas.
Rosa Martínez Brines, enero 2022
