Unión Europea. El Tribunal General de la Unión Europea confirma la validez del diseño comunitario registrado sobre los bloques de construcción de juguete de LEGO.
La empresa danesa Lego A/S (“Lego”) registró en el año 2010 el diseño comunitario nº 001664368-006 sobre sus famosos bloques de construcción de juguete (el “Diseño”). Desde su registro, la validez del Diseño ha sido impugnada en múltiples ocasiones ante las instituciones comunitarias, como es el caso de la solicitud de nulidad planteada por la compañía alemana Delta Sport Handelskontor GmbH (“DELTA”).
En el marco de este procedimiento se han dictado resoluciones que examinan la validez del Diseño en distintas instancias y, en particular, que interpretan y analizan los preceptos del Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (el “RDC”) por lo que respecta a aquellos dibujos o modelos dictados por su función técnica.
En este contexto, el pasado 24 de enero de 2024, el Tribunal General de la Unión Europea (el “TG”) dictó una nueva sentencia (asunto T-537/22, ECLI:EU:T:2024:22) en la que confirmó la validez del Diseño.
En 2016, DELTA solicitó la nulidad del Diseño con base en el artículo 8.1 del RDC. DELTA alegó que todas las características de apariencia del Diseño estaban dictadas por su función técnica y que, por tanto, estaban excluidas de protección.
El artículo 8 del RDC dispone lo siguiente:
“1. No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.
2. No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto en el que el dibujo o modelo se incorpore o al que se aplique pueda ser conectado mecánicamente a un producto colocado en el interior o alrededor de un producto o adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su función.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, se reconocerá un dibujo o modelo comunitario, en las condiciones establecidas en los artículos 5 y 6, en los dibujos y modelos que permitan el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular.”
Aunque en primera instancia no se estimó la solicitud de nulidad, la Sala de Recurso de la EUIPO (en su primera decisión, de 10 de abril de 2019) estimó el recurso de DELTA al considerar que todas las características de apariencia del Diseño estaban dictadas por su función técnica y que, por tanto, debía declararse su nulidad.
En marzo de 2021, el Tribunal General anuló la primera decisión de la Sala de Recurso de la EUIPO por dos motivos:
El asunto fue remitido de nuevo a la Sala de Recurso, que finalmente desestimó el recurso de DELTA y confirmó la validez del Diseño (la “Decisión”). La Sala de Recurso resolvió que, aun suponiendo que todas las características de apariencia del diseño comunitario estuvieran exclusivamente impuestas por su función técnica, el Diseño consistía en un sistema modular permitido al amparo de la excepción del artículo 8.3 del RDC.
DELTA recurrió la Decisión ante el TG al entender que infringía los artículos 8.2, 8.3 y 63.1 del RDC. Sin embargo, mediante su sentencia de 24 de enero de 2024, el TG desestimó todos los motivos de recurso aducidos por DELTA y confirmó la validez del Diseño Comunitario. Veámoslo.
DELTA sostiene en su recurso que la Decisión infringió el artículo 8.2 del RDC al considerar erróneamente que todas las características de apariencia del Diseño estaban comprendidas en dicho precepto, dado que una de las características (esto es, la “superficie lisa”) no cumplía los requisitos exigidos por este precepto.
El TG recuerda en este punto que, para que un diseño sea declarado nulo de acuerdo con el artículo 8 del RDC, es necesario que todas sus características de apariencia estén excluidas de protección. Si al menos una de sus características está protegida, en particular debido a la aplicación de la excepción prevista en el artículo 8.3 del RDC, el diseño seguirá siendo válido (v. párrafo 37 de la sentencia).
En el presente caso, el TG sostiene que, incluso si se entendiera que una de las características del Diseño (a saber, la “superficie lisa”) no está cubierta por el artículo 8.2 del RDC, la aplicación de la excepción del artículo 8.3 del RDC solamente se vería afectada por lo que respecta a esa concreta característica. El resto de las características del Diseño seguirían estando cubiertas por la excepción del artículo 8.3 del RDC (y, por tanto, serían objeto de protección por el RDC), por lo que el Diseño no podría declararse nulo.
DELTA argumenta en su segundo motivo de recurso, por un lado, que la Sala de Recurso cometió un error de derecho al imponer a DELTA la carga de la prueba relativa a los requisitos de novedad y carácter singular que exige el artículo 8.3 del RDC en relación con los artículos 5 y 6 del RDC: a su juicio, defiende que era LEGO quien debía acreditar que el Diseño cumplía con estos requisitos para quedar cubierto por la excepción del artículo 8.3 del RDC.
El TG recuerda que la novedad y el carácter singular de un diseño comunitario registrado se presume durante el proceso de registro y que esta presunción se mantiene mientras un diseño no sea declarado nulo en el marco de un procedimiento de nulidad. Teniendo esto en cuenta, el TG defiende que “sería contrario a la propia lógica del sistema de dibujos y modelos comunitarios exigir, como propone [DELTA], que el titular de un dibujo o modelo registrado que desee acogerse a la excepción prevista en el artículo [8.3 del RDC] deba acreditar el cumplimiento de las condiciones de novedad y carácter individual establecidas en los artículos 5 y 6” (v. párrafo 61 de la sentencia).
El hecho de imponer al titular del diseño la carga de la prueba de los requisitos de novedad y carácter singular supondría imponer al titular una prueba negativa -básicamente, tener que acreditar la ausencia de divulgación- y, por tanto, una prueba imposible o especialmente difícil de aportar.
Por todo ello, el TG desestima este motivo de recurso porque entiende que la Sala de Recurso atribuyó correctamente la carga de la prueba a DELTA.
Por último, DELTA alega que la Sala de Recurso infringió el artículo 63.1 del RDC al no tener en consideración, en la valoración de la divulgación de diseños previos, ciertos hechos notorios y/o incuestionados proporcionados por DELTA en el marco del procedimiento. En concreto, que las características de interconexión de los bloques de juguete sobre los que versa el Diseño existían desde décadas antes de la fecha de presentación de su solicitud de registro.
Sin embargo, el TG resuelve que la divulgación de un diseño anterior no constituye un hecho en el sentido del artículo 63.1 del RDC, sino el "resultado de una apreciación fáctica" (v. párrafo 87 de la sentencia). Esta divulgación no puede considerarse un hecho notorio que no requiera ser demostrado, ni siquiera en el caso de que los productos en los que se incorpore o a los que se aplique dicho diseño hayan estado presentes en el mercado durante mucho tiempo y sean generalmente conocidos por el público.
Para examinar si un diseño carece de novedad o carácter singular es necesario (i) identificar el diseño anterior específico que pone discute la protección del diseño en cuestión; y (ii) que la prueba aportada por el solicitante de nulidad acredite con el grado de certeza jurídica exigido que el diseño anterior se hizo efectivamente accesible al público (ello con pruebas sólidas y objetivas, y no con meras probabilidades o suposiciones).
En este sentido, el TG consideró que la Sala de Recurso no cometió ningún error dado que basó sus conclusiones en la apreciación fáctica de las pruebas aportadas por DELTA.
En conclusión, el TG confirma de nuevo la validez del Diseño titularidad de LEGO sobre sus famosos bloques de construcción de juguetes.
