La publicidad de las sentencias condenatorias en pleitos sobre propiedad industrial supone una reparación importante de los derechos del demandante. Pero, existen criterios de proporcionalidad que, en ocasiones, limitan de forma restrictiva la publicidad de las sentencias. Dada la complejidad del tema, desde H&A abordamos esta cuestión a través del estudio de un caso concreto.
Dos compañías, titular y licenciataria de una patente europea validada en España, demandaron por infracción de dicha patente a otra empresa que comercializaba un producto que, a juicio de las demandantes, vulneraba la patente.
Tras una sentencia absolutoria en primera instancia, la Audiencia Provincial de Madrid revocó dicha sentencia, estimando sustancialmente las peticiones de las demandantes. Para lo que aquí nos ocupa la demandante fue condenada, además de a cesar los actos de vulneración e indemnizar a las demandantes, a publicar el fallo de la sentencia en su página web, de forma que aparezca en la presentación inicial de su página de manera continua mientras se visualiza dicha página principal, ocupando al menos una quinta parte de la superficie visible de tal página, por un periodo continuo de, al menos, un mes.
Las partes alcanzaron un acuerdo para la ejecución de la sentencia. Parte de dicho acuerdo fue que la demandante se comprometía a publicar el fallo de la sentencia en la forma establecida en la misma, durante los 30 días seguidos a que, como mínimo, condenaba la sentencia, dejando constancia notarial sobre el “contenido, dimensiones y continuidad de tal publicidad mediante actas y/o pantallazos del anuncio que divulgue el fallo de la sentencia en tal página web”.
Aun cuando no sea exactamente el motivo que guía este artículo, conviene recordar que una patente con una memoria descriptiva y unas reivindicaciones bien redactadas, consecuentemente registrada, con sus licencias debidamente inscritas, sujeta a una adecuada vigilancia y que cubra la totalidad de las posibilidades de protección de la invención, nos acercará al éxito en una reclamación judicial. Decimos esto porque la sentencia no dicta un fallo “proformado” o limitado sino que trata todos los aspectos que rodean al caso, de acuerdo con lo pedido en la demanda y la contestación, cierto es, pero con suficiente profundidad para poder marcar una guía en relación con algunas cuestiones básicas y paradigmáticas relativas a las patentes, tales como:
La sentencia de la Audiencia de Madrid resuelve con rigor tales cuestiones a la luz de la Ley 11/1986 de Patentes (“LP”) que apenas altera el Derecho material de la vigente Ley 24/205 (“nLP”), recapitulando tanto jurisprudencia como resoluciones de EPO.
En el presente caso revisten una especial relevancia los apartados 51 a 53 de la sentencia cuando regulan contenido y alcance de su publicidad en el mercado.
Sin duda es crucial la publicidad de las sentencias, que puede cobrar gran protagonismo -por su potencial informativo y resarcimiento moral- en vista de las crecientes dificultades que entrañan las indemnizaciones de daños y perjuicios. En esta materia, el Art. 74.5 nLP difiere “las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños” a la fase de ejecución de sentencia, cuando devenga firme.
Anteriormente, el art. 63.1.f) LP, que cimenta la actual jurisprudencia en la materia, ya establecía con carácter restrictivo que “el titular de una patente lesionada está facultado para solicitar la publicación de la sentencia condenatoria a costa del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas”, pero añadiendo: “sólo será aplicable esta medida cuando la sentencia así lo aprecie expresamente”.
En esta línea abunda el vigente Art. 71.1.f) nLP, a cuyo tenor “excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.”
“… esta medida, que la ley se preocupa de matizar que “solo será aplicable cuando la sentencia así lo aprecie expresamente”, no tiene carácter automático y debe ponderarse en atención a las circunstancias del caso”.
“La publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario que le atribuye la recurrente. Antes bien, la referencia a las “personas interesadas” pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela”.
Por consiguiente, aun cuando se estime la infracción, no procede conceder automáticamente la publicidad de la sentencia y debe atenderse a la equitativa y proporcionada valoración según las circunstancias que acrediten las partes, en su caso, mesurando “contenido, dimensiones y continuidad de tal publicidad”.
Al respecto es relevante el perfil más o menos profesional de los interesados, y si el conflicto se centra en un sector más o menos reducido cuya trascendencia pública haya sido o sea inexistente.
En vista de estas circunstancias fácticas -el especializado público destinatario del producto presuntamente infractor; la casi nula visibilidad en el mercado del producto presuntamente infractor; y la ausencia de descrédito por el demandado del producto del titular de la patente- puede resultar injustificada la publicidad de sentencia.
De hecho, la sentencia que el Juzgado de Patentes nº 4 de Barcelona dictó en 9 de abril de 2018 en el caso HUAWEI, actualmente en apelación, ha desestimado la publicidad de sentencia al considerar que carece de interés informativo, al tiempo que “no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora” por la infracción de la demandada.
“Como se ha expuesto en el fundamento anterior, el artículo 63 no tiene aplicación automática. No hace constar la sentencia qué fabricación debe cesar, qué productos producidos deben ser embargados, ni cuál es la razón objetiva que justifica la publicación de la sentencia. En la propia sentencia de instancia, al declarar la nulidad de la patente, se menciona que las patentes lesionadas constituyen una «ventaja del conjunto», «un sistema», no un producto o una cosa tangible; por ello, cuando se ordena un cese de actividad, un embargo y atribución de propiedad y la publicación de la sentencia, se deben concretar los conceptos y no dejar para la ejecución de sentencia la clarificación de los mínimos elementos, como si de un nuevo proceso se tratara.”
“(…) como vinculada a la acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente, ya que este resarcimiento «podrá incluir la publicación de la sentencia». No pudiendo concederse la indemnización, por las razones ya examinadas, claro es que la sentencia también ha de mantenerse en tal aspecto (…)”.
“Cuando la normativa protectora de la propiedad industrial (patentes, marcas, modelos de utilidad, diseño) recoge esta acción a favor del titular perjudicado, utiliza la misma o similar expresión: “anuncios y notificaciones a las personas interesadas”. Esto implica un diferente ámbito de publicidad en atención a quiénes puedan ser aquéllas. Tratándose de un comercio entre profesionales (“reclamistas”), carece de relevancia una publicidad de carácter general, pues el concepto de “interesados” del artículo 53 ha de referirse a los directamente afectados y no se puede extender esa publicidad a una pretendida función pedagógica social, sino resarcitoria de la confusión creada con la infracción del derecho de propiedad industrial”.
“El art. 41.1.e) de la Ley de Marcas de 2001 dispone que el titular del derecho lesionado podrá pedir «La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas». Luego cabe entender que para que proceda la condena a publicar anuncios y comunicar la infracción es preciso que se demuestre en mayor o menor medida la existencia de «personas interesadas» o, en otras palabras, su conveniencia, en igual argumentación que, aplicable a la propiedad industrial, se pronuncia en materia de honor la STS de 18 de noviembre de 2002 (RJ 2002, 10261). En el caso de autos, debe señalarse que ha dejado de ser operativos en Internet los dominios Aulabus.com y Aulabus.net, cesando en la violación de la marca y en la confusión e imitación del mercado (…). Por otro lado, la parte demandante recurrente no aporta ningún elemento de juicio que justifique en estos momentos la eficacia o resultado efectivo de tal pretensión, por lo que debe ser rechazada.”
“(…) porque no se ha acreditado que el uso efectuado por el demandado haya tenido la suficiente repercusión como para hacer necesaria esta medida para reparar los derechos infringidos del actor, de acuerdo con los artículos 41.e) de la Ley de Marcas y 18.5ª «in fine» de la Ley de Competencia Desleal”.
La reiterada sentencia que hemos señalado sigue una inercia restrictiva en la publicidad de las sentencias condenatorias en propiedad industrial, bajo los inevitables márgenes de casuismo y equidad judicial, según las circunstancias del caso.
En definitiva, la reiterada sentencia que hemos señalado sigue una inercia restrictiva en la publicidad de las sentencias condenatorias en propiedad industrial, bajo los inevitables márgenes de casuismo y equidad judicial, según las circunstancias del caso. De una parte deniega publicar la sentencia “en dos diarios de tirada nacional” como medida carente de sentido y proporcionalidad para influir en “los canales técnicos y específicos de distribución de esta clase de producto”; pero en contrapartida admite como justificada “la difusión de una nota sobre el fallo en la web de la infractora… con el fin de difundir la infracción ocurrida por un medio apto para dar conocimiento de este hecho, entre los profesionales que usan este producto” durante un mes.
En todo caso, las precedentes consideraciones son extrapolables en procesos de patentes, marcas o diseños.
Juan Casulá / Abogado
