Hace poco hemos conocido la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE resolviendo una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en torno al uso referencial de marca ajena.
Se planteó a raíz de una demanda presentada en 2010 por INDITEX, por infracción de su marca renombrada ZARA, contra la firma Buongiorno MyAlert, que prestaba servicios de información a través de Internet y de telefonía móvil. Esta compañía ofrecía un sorteo para nuevos suscriptores con un premio en metálico, anunciando que podían gastarse en una tarjeta regalo de Zara, marca ésta que se reproducía en web tanto en versión denominativa como formando parte de una supuesta tarjeta regalo. En definitiva, un uso como reclamo.
INDITEX ha visto hasta la fecha desestimadas sus pretensiones en todas las instancias (principalmente por considerarse que no se ha infringido su marca renombrada) en un procedimiento complejo (cuyo análisis merecería un post propio) donde la última palabra la tendrá ahora el Tribunal Supremo. La demandada siempre sostuvo, además de la inexistencia de infracción, que hacía un uso referencial necesario de la marca Zara que no podía impedirse (según art.37 Ley de Marcas, “limitaciones al derecho de marcas”), lo que fue rechazado en primera instancia y no volvió a tratarse en las instancias superiores.
Y el caso podría acabar dando un vuelco, a pesar de la complejidad técnica que presenta la tramitación de una casación (en este caso, planteada únicamente en torno al concepto de “marca renombrada” del art. 34.2.c) LM), y que se acabe concluyendo que Buongiorno no podía utilizar la marca Zara en ese contexto de reclamo para la captación de nuevos suscriptores, por considerarse un uso no justificado e infractor de la marca de moda gallega[1].
El caso Zara ha avivado el debate en torno al uso referencial de una marca ajena y si es posible o no, o en qué circunstancias, usarla de manera legítima.
Este es el pretexto de nuestro post, si bien nos centraremos únicamente en el contexto de la Ley de marcas, siendo conscientes de que existen muchos otros ámbitos en que este debate se puede plantear (Google ads, publicidad comparativa, product placement en el audiovisual, la parodia, etc), que no descartamos abordar en otro estudio.
Como es sabido, el registro de una marca confiere un derecho exclusivo, otorgando a su titular la facultad de impedir a un tercero que use un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares propios cuando se genere confusión en el mercado.
Sería esta la infracción marcaria típica.
Especial relevancia tiene pues el principio de especialidad, esto es, el derecho se proyecta sobre los concretos productos/servicios para los que la marca está registrada.
Si la marca en cuestión, además, es renombrada, puede entonces superarse el principio de especialidad y su titular impedir a terceros su uso incluso cuando es para productos o servicios muy distintos, siempre que con el uso del signo realizado sin justa causa, “se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”
Pero este derecho de exclusiva no es absoluto. Existen determinados supuestos en que el titular no puede impedir determinados usos de su marca por parte de tercero.
¿Cuáles son?
En la Ley de Marcas española (en idéntico sentido, el Reglamento de la marca de la UE) se prevén 3 supuestos de usos que podrían considerarse legítimos y que el titular de la marca no podría impedir (art. 37 LM).
a) El uso por parte de una persona física de su nombre y dirección
Por ejemplo, si un tercero tuviera la marca registrada MARTÍNEZ para servicios jurídicos, no podría a priori impedir que la autora de este post usara su nombre y apellido en el ejercicio de su actividad profesional para identificar su persona, mientras se haga, como después veremos, de forma leal.
b) El uso de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio.
Se permitiría así usar un signo coincidente con una marca ajena cuando se hace no como marca sino como una indicación descriptiva de alguna característica del producto propio. Esto se da habitualmente respecto de marcas que, si bien han sido concedidas, tienen un componente descriptivo bastante fuerte, y con ello un derecho de exclusiva más limitado.
Por ejemplo (inventado), el titular de una marca “fresh” para calzado no podría a priori impedir que un competidor usara la expresión “fresh” en la publicidad de sus zapatos de marca X para indicar que son frescos, o la sensación de llevarlos. No se está utilizando propiamente la marca ajena sino un signo descriptivo de una característica del producto, coincidente con una marca ajena.
c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.
Este apartado se estaría refiriendo a los usos referenciales de marcas ajenas, que en determinadas circunstancias también estarían permitidos.
Y todo ello, acaba el artículo, siempre que cualquiera de esos usos sean conformes a las prácticas leales en materia industrial y comercial, recordando la jurisprudencia comunitaria[2] que no lo serán cuando, por ejemplo:
– puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca;
– afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación;
– desacredita o denigra dicha marca,
– el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.
No basta pues que concurran cualquiera de los presupuestos de los apartados a, b o c del art. 37 LM sino que en última instancia deberá ser un uso leal, a valorar en cada caso, según las circunstancias.
Por tanto limitaciones sí, pero en supuestos concretos y con la lealtad como bandera.
Nos centramos ahora en el tercer supuesto, (aptdo c) art. 37 LM), que debe entenderse precisamente como eso, por una cita o referencia explícita a una marca ajena, no para distinguir servicios y productos propios sino, a lo sumo, en su promoción u ofrecimiento.
Para ser gráficos, es el caso del uso de la marca ZARA para referirse al bono regalo como reclamo para nuevos suscriptores que motiva el presente post.
Esta limitación con el redactado actual del art. 37.1.c) LM (trasposición del art. 6.1.c) de la Directiva 2008/95/CE) entró en vigor el 14/1/19 (tras la trasposición de la nueva Directiva 2015/2436 y en particular su art. 14.1c). Para más facilidad, insertamos el texto anterior y, de nuevo, el actual:
“Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:
[Texto actual]
[Texto anterior]
La novedad es pues el añadido subrayado que parece que abre el abanico de posibilidades en que se puede hacer un uso referencial de marca ajena[3].
La limitación referida a las piezas de recambio, en los que el uso de la marca ajena debe presentarse como necesario o justificado para indicar el destino del producto o servicio, que permitiría por ejemplo al fabricante de una impresora indicar en su publicidad que es compatible con cartuchos de la marca X, no ofrece muchas dudas en su interpretación.
Pero la cuestión que planteó el Tribunal Supremo en el caso Zara, donde la demandada alegó que hacía un uso referencial de la marca Zara lícito, es: el art. 37 LM (o mejor, la Directiva que lo inspira) ¿se ha modificado y actualmente es más permisivo, previendo nuevos usos lícitos? O no ha habido una modificación sustancial y ya estaba contemplado antes?
Pues bien, en resumen, el TJUE, ha considerado que el redactado anterior del art. 6.1.c) de la Directiva 2008/95/CE “se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o un servicio ofrecido por ese tercero”
Por ello, debemos concluir que antes era más restrictivo, y más favorable al titular de la marca, que actualmente.
Y esto puede acabar favoreciendo a Inditex pues a los hechos que se enjuician en el procedimiento de referencia les es de aplicación aquel primer redactado, y como el propio Supremo manifestó expresamente al plantear la cuestión prejudicial, la conducta realizada por Buongiorno “podría encajar mejor en la dicción actual” del precepto, esto es, que en el momento de los hechos, y con la ley aplicable entonces, su actuación podría no ser admisible. Pero para llegar ahí, se deberán superar varios pasos en el recurso de casación…
Estaremos pendientes de la resolución final, pues el Tribunal Supremo tiene la última palabra.
Pero a los efectos de este post, la realidad es que el actual art. 37.1.c) LM deja a priori abierta la posibilidad de usar referencialmente una marca ajena de forma lícita en más supuestos que antes, siempre y cuando, recordemos, resulte ser leal.
En definitiva, no todo uso de marca ajena es ilegal, hay margen para la utilización legítima, pero habrá que atender al caso concreto y ver de qué forma la marca en cualquiera de sus funciones (distintiva, publicitaria, condensadora de renombre) puede resultar o no perjudicada y si ese uso es o no leal.
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[1] La cuestión prejudicial se ha planteado, en palabras del Tribunal Supremo, “para el caso en que, como consecuencia de prosperar el motivo de casación, basado en la infracción del art. 34.2.c) LM, hubiera que entrar a revisar si concurría el límite a los efectos de la marca previsto en el art. 37.c) LM”.
[2] (STJUE de 7.1.2004 (C-100/02 y 16.11.2004, C-245/02) y STJUE 17/3/2005 caso Gillette (C-228/03, EU:C:2005:177)
[3] Viene al caso recordar el Considerando 27 de la Directiva 2015/2436 referido precisamente a las limitaciones del derecho de marcas, que recuerda que “Los derechos exclusivos no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente” y además “el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca al objeto de designar productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos.“
Rosa Martínez Brines
