En la reciente Sentencia de 30 de diciembre de 2015, nuestro Alto Tribunal se ha pronunciado en un caso que envuelve una temática como mínimo, controvertida, que implica la delimitación entre la protección que confiere el registro marcario y la protección que obtiene una creación por vía de la Propiedad Intelectual, concretamente respecto del título de una película.
El litigio surgió en la secuencia del registro de una marca comunitaria, con la denominación “Templario” en las clases 9ª, 38ª y 41ª, para proteger el título de una película, afectada posteriormente por el lanzamiento de otra película que reproducía parcialmente el nombre de la primera, con el título “Templario. El Señor de Bembibre”.
El fallo, como fácilmente se intuye, desarrolla su argumentación en torno a la hipotética aplicación del artículo 9.1. a) del Reglamento de la Marca comunitaria (en adelante, RMC), considerando que la reproducción de la denominación de la marca comunitaria como parte del título de la obra cinematográfica no vulnera el derecho de exclusiva obtenido con el registro de la marca, toda vez que los consumidores no asocian los títulos de las obras a un origen empresarial, contrariamente a lo que ocurre con las marcas y los nombres comerciales.
No obstante, antes de presentar los argumentos utilizados y posicionarnos respecto de los mismos, es necesario analizar con más detalle la norma del artículo 9.1 del RMC y el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI), en su artículo 10.2, que regula la protección atribuida por la LPI a los títulos de las obras.
En este sentido, el artículo 9.1. c) RMC impide el registro de aquellos “signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor”, lo que lógicamente exige que la creación intelectual protegida será anterior a la marca.
Por otro lado, el artículo 10.2 LPI se refiere de forma expresa a los títulos de las obras, estipulando que “el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella”. En este punto, atendiendo al caso concreto, se nos plantean dos cuestiones: en primer lugar, ¿el título per sebeneficia de esa misma protección?; y, en segundo lugar, ¿sería el título “Templario” original, conforme exige el artículo 10.2?
Respecto de la primera cuestión planteada, consideramos que la respuesta debe ser negativa, ya que lo que da origen al derecho de autor es la obra/ creación, y el titulo aisladamente no es merecedor de esa calificación, “es parte de”. En el segundo caso, por su parte, creemos que el título de la película tampoco cumple el requisito de la originalidad, ya que con una simple búsqueda en internet podemos encontrar numerosas obras con este nombre y, no olvidemos, la obra que motivó el registro de la marca comunitaria de la demandante, beneficia de los respectivos derechos de autor, siendo además prioritarios, adoleciendo de originalidad a “Templario. El Señor de Bembibre”.
Lo cierto e indudable es lo siguiente: “El Templario” antecede a “Templario. El Señor de Bembibre”, y goza de la correspondiente protección como obra intelectual, a la que suma la protección marcaria, por medio del registro de la marca comunitaria para las clases 9ª, 38ª y 41ª.
El hecho de que para estos productos susceptibles de generar dudas sobre los límites del ámbito de protección entre dos materias distintas, se solicite el registro para el enunciado general de cada clase de productos/ servicios, crea un riesgo innecesario a la hora de determinar el alcance de la marca, dificultando un entendimiento que le sea favorable, que como se expondrá a continuación, es el punto indispensable para nuestra línea argumentativa. En este particular, es relevante atender a que la clase 9ª acoge en concreto “películas cinematográficas”, la clase 38ª “emisión y difusión de películas cinematográficas” y la 41ª “producción de películas cinematográficas”, estando la marca registrada en todas ellas con el enunciado general, conforme se reproduce a continuación:
“9ª Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
38ª Telecomunicaciones.
41ª Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.”
Incluyendo la marca, tal como se ha demostrado en el párrafo anterior, protección para signos que identifican películas cinematográficas, que, según la lógica, la denominación marcaria corresponderá al título de la obra, no estamos de acuerdo con que se niegue dicha protección, sobre todo cuando el fundamento se basa en que el consumidor/usuario no asocia los títulos de las obras intelectuales con su origen empresarial, cuando todas las obras (o casi todas) tienen una finalidad primordialmente comercial y no meramente cultural, que conduce a la consolidación del nombre de las productoras. ¿Quién no asocia “El Rey León” a Walt Disney, “Harry Potter” a Warner Bros., o “Titanic” y “Salvar al Soldado Ryan” a Paramount?
Creemos ser evidente que, limitar la relevancia de la marca a la identificación de su origen empresarial le retira todo su contenido útil, ya que la ratio de una marca es precisamente la de identificar un producto o servicio,necesariamente relacionándolo con su origen, y de contrario bastaría la existencia de la denominación social.
De esta forma, si la marca identifica un producto o servicio y, dentro de estos están los signos susceptibles de identificar películas cinematográficas (recuérdese que los títulos además no adquieren protección per se), la reproducción de una marca legítimamente registrada, además para un producto de la misma especie, no puede dejar de tenerse como infracción marcaria.
En términos simples, consideramos que la forma más apropiada de establecer una clara delimitación entre la Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial es reportar lo que esté relacionado con el contenido de una obra a la Propiedad Industrial y, lo que se relacione con la identificación de la misma en el mercado, a la Propiedad Industrial.
Respetuosamente, y por todos los motivos que hemos expuesto, no podemos concordar con la decisión de nuestro Tribunal Supremo, tal como con su argumentación aunque podrían también cuestionarse otros aspectos relacionados con el planteamiento de la acción, de haber desconsiderado la demandada la invocación de los derechos de autor, cuyo reconocimiento a favor del demandado fue suficiente para “inmovilizar” cualquier actuación de la demandante.
Sin perjuicio de lo anterior, no podemos desconsiderar que esta es, al parecer, la única decisión de nuestro Alto Tribunal sobre esta materia, y por lo tanto, ha de ser nuestro criterio jurisprudencial orientativo…
Madalena Felício
