El pasado 6 de abril, el tribunal EFTA dictó una sentencia sobre los límites del derecho de marca, en un caso que ha suscitado notable interés, como muestra el dictamen que en su momento publicó la European Copyright Society.
La sentencia resuelve una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva de marcas (en su versión codificada de 2008, en adelante DM) planteada por el Comité de Apelación competente para resolver los recursos contra la Oficina Noruega de Propiedad Intelectual (ONPI). La cuestión se refiere fundamentalmente a si la cláusula de orden público impide la apropiación para fines comerciales, mediante el derecho de marca, de obras de arte que desde el punto de vista de los derechos de autor se hallan en el dominio público y deberían ser, por tanto, libremente utilizables.
La disputa concreta surgió en relación con determinadas obras del famoso escultor sueco Gustav Vigeland, fallecido en 1943. El Ayuntamiento de Oslo, en previsión de la caducidad de los derechos de propiedad intelectual sobre sobre las obras y su consiguiente entrada en el dominio público, solicitó registrar como marca varias de las obras.
La Oficina rechazó el registro de algunas de las marcas solicitadas alegando tres motivos de denegación absolutos previstos en la legislación nacional y en la Directiva de Marcas. Concretamente, la falta de carácter distintivo de los signos (art. 3.1.b DM); su naturaleza descriptiva (art. 3.1.c DM); y el hecho de estar constituidos exclusivamente por la forma que da un valor sustancial al producto (art. 3.1.e.iii DM).
El órgano de apelación, al resolver sobre el recurso contra la decisión de la Oficina, se pregunta si, además de dichas causas, es posible rechazar el registro con fundamento en el art. 3.1.f DM, es decir, cuando la marca sea contraria al orden público o a las buenas costumbres. Se trata de una cuestión relevante, porque las causas de denegación consistentes en la falta de distintividad del signo (art. 3.1.b DM) o en su carácter descriptivo (art. 3.1.c DM) no impiden por completo la posibilidad de protección, ya que la Directiva admite el registro si el signo ha logrado adquirir carácter distintivo gracias al uso hecho del mismo (art. 3.3 DM).
La protección como marca de una obra de arte en el dominio público se ha rechazado en ocasiones alegando en efecto la falta de carácter distintivo como signo indicador del origen empresarial de los bienes o servicios. Así ocurrió por ejemplo en un caso de 1997 que cita el Comité de Apelación, en el que la corte federal de patentes de Alemania rechazó el registro como marca de la imagen de la Mona Lisa con el argumento de que no sería percibida por el público como indicativa de origen empresarial y por tanto carecía de significado distintivo. Pero como ya hemos señalado, esta barrera cede en el caso de la adquisición de distintividad sobrevenida, y por tanto no supone una protección acabada del dominio público.
Por otra parte, aunque ciertamente la causa de denegación basada en que el signo consiste en una forma que da valor sustancial al producto (3.1.e.iii DM) no puede salvarse por la ulterior adquisición de distintividad, tampoco asegura una completa protección del dominio público ya que dicha causa de denegación debe valorarse en relación con las clases de productos para los que se solicita el registro, y en todo caso no resulta aplicable a los servicios.
La preocupación del Comité de Apelación es, pues, encontrar una base más sólida para oponerse a la apropiación de las obras que forman parte del dominio público, en especial cuando se trata de obras de gran valor artístico y cultural. Esa base sería el artículo 3.1.f DM (marca contraria al orden público o buenas costumbres).
El Tribunal EFTA, sin embargo, rebaja las expectativas del órgano remitente, al concluir que el registro como marca de un signo que estaba protegido por derechos de autor y ha pasado al domino público no es por sí mismo contrario al orden público o a las buenas costumbres. Que sea contrario a las buenas costumbres dependerá finalmente de cómo se percibe esa obra de arte en el país miembro, y un elemento relevante será si el registro como marca puede entenderse como una suerte de profanación de la obra. Y para considerar que el registro es contrario al orden público es preciso que constituya una amenaza genuina y suficientemente grave a un interés fundamental de la sociedad. Corresponderá al órgano nacional remitente llevar a cabo estas valoraciones.
La sentencia trata otras cuestiones conexas de interés, de las cuales cabe destacar la lógica conclusión del tribunal de que la causa de denegación basada en que la forma atribuye valor sustancial al producto (la llamada funcionalidad estética) es aplicable no solo a las formas tridimensionales, sino también a su representación en dos dimensiones.
Miquel Peguera
