El 14 de entraron en vigor las modificaciones a la Ley de Marcas para transponer la Directiva de la UE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (salvo las relativas a la prueba de uso y la competencia de la OEPM para para decidir acciones de nulidad o caducidad).
Los cambios producidos con motivo de esta transposición suponen una homogeneización del sistema español de registro de marcas con el sistema de la Unión Europea ante la EUIPO.
A título informativo, cabe subrayar las modificaciones siguientes:
La legitimación para registrar una marca o nombre comercial se abre a cualquier persona física o jurídica.
Se suprime el requisito formal de “representación gráfica” en la definición de lo que es una marca, siendo suficiente que ésta sea susceptible de ser representada sin más.
Se sistematizan las prohibiciones absolutas de registro (en particular, las referidas a la protección de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, denominaciones tradicionales de vinos y especialidades tradicionales) y se incorpora una nueva prohibición sobre las obtenciones vegetales.
Se suprime la distinción entre marca notoria y marca renombrada, consagrándose una sola categoría de marca renombrada, merecedora de la protección reforzada.
Se añade una nueva prohibición relativa: incompatibilidad con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.
Tras incluir la inaccesibilidad como marca de los signos que resulten incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, se les atribuye a éstas un doble carácter (de prohibición absoluta y relativa), permitiendo con ello que pueda ser examinado de oficio e invocado como motivo de oposición (pues, aunque no sea así en España, no sería posible alegarlo en fase de oposición en todos los países si no se tratara como prohibición relativa).
Se incorpora la posible petición de prueba de uso al oponente en sede de oposición.
La posibilidad de solicitar al titular de la marca anterior oponente la prueba del uso de la marca(s) en que basa su oposición -si ésta(s) lleva(n) registrada(s) más de 5 años- es una novedad que implica una clara armonización con la normativa comunitaria.
Es por ello que, cuando esta modificación entre en vigor (para lo que habrá que esperar a que se apruebe el reglamento correspondiente), convendrá verificar qué marcas se encuentran sujetas a obligación de uso y cómo se están usando, pues no acreditar dicho uso en fase de oposición puede abrir la puerta a posibles acciones de caducidad por falta de uso.
La competencia para decidir acciones de nulidad o caducidad se transfiere a la OEPM y se mantiene esta competencia en manos de los Tribunales cuando sea por vía reconvencional.
Las nulidades y caducidades por vía directa se tramitarán por la OEPM y ello implica también una evidente armonización con el procedimiento seguido ante la EUIPO.
Sin embargo, debido a la atribución a la jurisdicción contencioso administrativa el control de la legalidad y revisión de los actos administrativos, en España se crearán dos bloques jurisprudenciales diferentes en materia de caducidad y nulidad de marcas. La jurisdicción contencioso administrativa será la encargada de revisar por vía de recurso las decisiones de la OEPM en materia de caducidad y nulidad, mientras que serán los tribunales mercantiles especializados en materia de marcas de Barcelona, Madrid, Valencia y desde enero de este año también los de Granada, Las Palmas, La Coruña y Bilbao, los encargados de dictaminar en materia de caducidad y nulidad de marcas cuando la cuestión se plantee por vía reconvencional en un procedimiento por infracción de derechos marcarios. Sería interesante que también dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, o si más no en los tribunales dependientes de dicha jurisdicción en Madrid (sede de la OEPM), se crearan tribunales especializados en marcas a los que atribuir la competencia de revisar las decisiones de la OEPM
No obstante, este cambio no entrará en vigor hasta 2023.
