El sistema marcario español cuenta con un nuevo medio de defensa: la prueba de uso. Este cambio supone que el solicitante de una marca puede exigir que el oponente demuestre el uso efectivo del signo con el que se opone. De esta manera, si no se prueba el uso, la oposición con base en ese signo no será tenida en cuenta.
Su incorporación ha tenido lugar tras la trasposición de la Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre, al derecho español, estando ahora regulado en el artículo 21 de la nueva versión de la Ley 17/2001 de Marcas (LM).
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se muestra muy optimista ante este nuevo instrumento de defensa puesto que
¿Qué solicitudes pueden pedir la prueba de uso?
Aquellas solicitudes que hayan sido presentadas al registro a partir del 1 de mayo de 2019 (inclusive).
¿Quién puede solicitar la prueba de uso?
El solicitante de una marca que haya sufrido una oposición. Ello implica que la OEPM, al tener un papel imparcial, no puede comprobar de oficio si la marca anterior ha sido efectivamente usada y tampoco puede sugerir o informar al solicitante marcario esta vía de defensa.
¿Qué marcas deben probar el uso?
Aquellas marcas anteriores en las que se haya basado una oposición siempre que las mismas lleven registradas más de cinco años.
Recordemos que el artículo 39 de la LM establece que los titulares de los signos distintivos están obligados a usar los signos de manera efectiva en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro.
¿Desde cuándo se calcula el plazo de obligación de uso?
Ello depende de la modalidad del signo del oponente:
¿Qué se entiende por “uso efectivo”?
¿Cómo se determina que ha habido uso efectivo?
Se tienen en cuenta los siguientes cuatro factores:
Lugar
Se debe demostrar el uso en el territorio para el cual está protegida la marca, lo cual no implica que tenga que ser la totalidad del territorio sino que, dependiendo del caso concreto, bastará con el uso en parte del territorio. Como peculiaridad, la LM (artículo 39.3.b) considera que existe uso efectivo cuando se emplea la marca en productos exclusivamente destinados a la exportación.
Tiempo
Debe probarse que la marca ha sido empleada dentro del periodo de cinco años previo a la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada. No se exige un uso continuado total durante el periodo de los cinco años, sino que el uso no se haya suspendido durante más de cinco años.
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