España tuvo un interesante caso de Agotamiento del Derecho de Marca, a finales de 2019, con sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Audiencia Provincial de Barcelona. Creo que vale la pena comentarlo.
La Marca SCHWEPPES no pertenece al mismo grupo en toda Europa. Es de SCHWEPPES CADBURY en España y otros países y de COCA COLA en Gran Bretaña y otros.
Son dos grupos empresariales distintos y competidores. En España, el titular es Schweppes International Limited y el licenciatario exclusivo es Schweppes, S.A. En Reino Unido el titular de la marca Schweppes® es el Grupo COCA COLA.
Históricamente, se fragmentó la titularidad de la marca Schweppes®, en la UE y EEE entre dos empresas, a raíz de una cesión voluntaria de marcas amparada por la Comisión Europea.
En 2014, SCHWEPPES demandó a dos empresas comercializadoras en España de tónica SCHWEPPES de COCA COLA, por infringir su Marca SCHWEPPES española. El importador se opuso, alegando Agotamiento del Derecho Marcario de SCHWEPPES, porque COCA COLA ya había puesto los productos, en el mercado comunitario, previamente, en el Reino Unido.
El Juzgado Mercantil de Barcelona planteó una cuestión preliminar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE. Fue resuelta en Sentencia TJUE de 20 Diciembre 2017.
La Sentencia dijo que no había Agotamiento del Derecho de Marca y el titular de la Marca nacional se podía oponer a la importación de productos idénticos que lleven la misma Marca, si provienen de otro Estado miembro en que dicha Marca es propiedad de un tercero, si:
Dicha STJUE 20 Diciembre 2017 señala que el Derecho de la Unión Europea no impide que el titular de una marca nacional se oponga a la comercialización de productos idénticos, designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en que esa marca, inicialmente del mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero. Establece límites:
El TJUE no decidió sobre el fondo del asunto. La competencia para determinar si los derechos del Grupo Schweppes se han agotado o no corresponde siempre y en exclusiva a los juzgados nacionales. Hasta ahora, los juzgados españoles se han pronunciado contra la comercialización de Schweppes de COCA COLA en España.
No hay agotamiento de la marca, si no hay coordinación comercial
Según el TGUE, SCHWEPPES no podía oponerse a la comercialización por dichas empresas, en España, de tónica con Marca SCHWEPPES, fabricada en Gran Bretaña por COCA COLA, si se daban las situaciones excepcionales de coordinación, que he resumido supra.
Correspondía al Tribunal nacional determinar si se daban esas circunstancias: promoción de imagen única; y vínculos económicos.
El Juzgado Mercantil de Barcelona consideró que había coordinación entre SCHWEPPES y COCA COLA, en el uso de la Marca. Por tanto, la primera comercialización en Gran Bretaña había agotado el Derecho de Marca. Así, SCHWEPPES no se podía oponer a la venta, por las indicadas comercializadoras, de las tónicas SCHWEPPES de COCA COLA en España.
No se ha probado la coordinación comercial. Luego no se agotó la marca
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 22 Julio 2019 ha rectificado esta decisión.
La Audiencia considera que no se habían probado los vínculos / coordinación entre SCHWEPPES y COCA COLA, en el uso de la Marca. Cada compañía establecía una política comercial independiente, en cuanto al uso y control de la Marca SCHWEPPES.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona considera que los derechos de Schweppes no se habían agotado. Por tanto, que la comercialización en España de productos Schweppes® del Reino Unido infringe los derechos de Schweppes, al no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos fijados por el TJUE.
Por tanto, la Audiencia concluye que no se daban las excepciones que hubiesen permitido al importador alegar el Agotamiento del Derecho de Marca y seguir vendiendo las tónicas Schweppes de Coca Cola en España.
La semejanza / igualdad de las marcas y su origen común son irrelevantes, a los efectos de aplicar el Agotamiento del Derecho de Marca. Máxime, en este caso, en que el propio Grupo SCHWEPPES se había repartido la Marca con COCA COLA, en diversos países.
Santiago Nadal
