La protección del signo no registrado no es fácilmente acogida por nuestros tribunales, teniendo en cuenta que tal derecho está reservado a aquellos signos que acrediten gozar de un grado de reconocimiento cualificado en el territorio donde dicha protección se pretenda.
Particularmente interesante resulta a este respecto el Auto 14/2020 dictado el pasado 24 de enero de 2020 por la Audiencia Provincial de Barcelona, acordando la práctica de medidas cautelares contra la empresa ELECHIM SPORTS S.L (ELCHIM), obligándola a cesar en el uso del signo Supreme para distinguir prendas de vestir y otros accesorios (fundamentalmente, camisetas de algodón, sudaderas, gorras y calzado).
La solicitud de medidas se interpuso por la empresa norteamericana CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME (CHAPTER), titular de hasta 130 solicitudes y registros del signo Supreme en más de 50 países, contra la promoción y comercialización por parte de ELCHIM de productos bajo la marca Supreme Spain, tanto en tiendas físicas como online. La pretensión de CHAPTER se fundaba, esencialmente, en el derecho prioritario del signo no registrado Supreme en España, por considerarlo notoriamente conocido en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París (CUP). A esta petición de medidas, le precedió igualmente una acción de nulidad de la marca española Supreme Spain (registrada meses antes por el administrador de ELCHIM mediante una empresa británica) y se complementó, poco después, con una acción de infracción contra varias entidades que utilizaban el signo en cuestión.
El juzgado de instancia desestimó la petición cautelar al entender que no se había acreditado ni la urgencia requerida para su adopción (pese a solicitarse, en contra de la regla general, con anterioridad a la interposición de la demanda principal de infracción), ni la notoriedad de la marca Supreme en España. Sin embargo, la Sala Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona revoca por completo los argumentos del juez a quo, tanto en cuanto a la ausencia de periculum como respecto a la apariencia de buen derecho.
En cuanto al momento de solicitar las medidas, entiende la Sala que la solicitud de las medidas con anterioridad a la interposición de la demanda de infracción propiamente dicha quedaba justificada por la necesidad de CHAPTER de llevar a cabo labores de investigación tendentes a evidenciar la existencia de la infracción posteriormente reclamada, en un momento en que las futuras demandadas estaban en proceso de abrir distintos establecimientos comerciales en España bajo la marca litigiosa.
Sin embargo, mayor interés tiene si cabe el profuso razonamiento que realiza la Sala para acoger la apariencia de buen derecho de la recurrente y con ello la existencia de la notoriedad de la marca Supreme no registrada en España.
Tras repasar la jurisprudencia española y europea recaída en aplicación del artículo 6 bis CUP y las recomendaciones de la OMPI en interpretación del concepto y requisitos exigidos para apreciar la existencia de notoriedad, la Audiencia Provincial de Barcelona rebate lo resuelto por el auto apelado que negaba la existencia de notoriedad con base en el limitado volumen de ventas acreditado por la solicitante. Sostiene la Sala que, pese a que el volumen de ventas de productos identificados bajo un determinado signo es relevante para determinar su grado de conocimiento en el mercado, este criterio no puede ser el único ni el preponderante para apreciar la notoriedad. Partiendo de lo anterior, la Audiencia Provincial considera acreditada la notoriedad del signo Supreme en España teniendo en cuenta, entre otros extremos, la presencia de la marca en medios de comunicación y prensa especializada (señaladamente, gracias a la promoción de la marca mediante personajes de relevancia global), la valoración y prestigio alcanzados por la marca en el mercado e incluso el valor económico de la marca, cifrado por algunos medios en 1 billón de dólares.
Señala concretamente el Auto que
La Ley no protege la marca efectivamente utilizada en el país en que se reclama la protección, sino la marca conocida, aunque ese conocimiento no vaya acompañado de uso relevante del signo. Es más, cabe concebir marcas notorias en España sin un uso efectivo en nuestro país.
Acreditada la existencia de la notoriedad del signo Supreme en España y la existencia de periculum in mora (basado éste en los distintos segmentos de mercado y precios de los productos de una y otra parte, con presencia masiva de productos indiciariamente infractores que harían ineficaz una sentencia sobre el fondo) el Auto entiende que existe base indiciaria suficiente para otorgar las medidas solicitadas.
Sin lugar a dudas, se trata de un buen precedente a tener en cuenta para luchar la existencia de notoriedad en aquellos casos en los que las marcas no registradas no gocen de un nivel de ventas suficiente pero cuenten, sin embargo, con otros elementos que permitan defender un destacado grado de conocimiento en el mercado relevante.
Jean-Yves Teindas Asociado
