El Abogado General Manuel Campos Sánchez Bordona, responde a las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE por el Tribunal Superior regional de lo civil y penal de Dusseldorf, en un asunto en el que el titular de una marca de calidad, ÖKO-TEST, que se dedica a examinar productos y a otorgarles una determinada calificación, considera que el derecho sobre su marca le permite prohibir que un tercero la emplee en el envoltorio de una pasta de dientes.
El titular de la marca ÖKO TEST es editor de una revista de difusión nacional en Alemania, que se dedica a publicar análisis de productos y servicios a los que pone una “nota”. Su marca está registrada para servicios relacionados con asesoramiento e información a consumidores. Esta revista recibe la financiación principal a través de contratos de licencia de uso de su marca con los fabricantes de productos que han sido sometidos a examen.
Por su parte, Dr. Liebe, fabricante de pastas de dientes, utiliza desde 2005 la marca controvertida para reforzar la calidad de sus productos, dado que ÖKO TEST goza de reputación en Alemania y los consumidores entienden, al ver la marca en el producto, que éste ha pasado su examen de calidad. No obstante, desde 2014, lo hace sin la legitimación precisa para ello, debido a que el contrato de licencia que ambas partes suscribieron expiró.
En un asunto en el que no parece haber identidad o similitud entre los servicios que presta el titular de la marca, de asesoramiento e información, y los productos dentífricos ¿puede acudirse a las acciones por violación de marca que contemplan el Reglamento 2017/1001 y la Directiva 2008/95/CE (esta última aplicable en el momento de los hechos)?
Con carácter subsidiario, se planteaba al TJUE qué sucede si la marca controvertida es una marca renombrada. En este caso, el titular de la marca ÖKO TEST podría ampararse en la protección de las marcas renombradas siempre que: (i) concurra el uso de un signo idéntico o similar; (ii) el uso se realice si justa causa; el uso para productos o servicios, sean idénticos o similares o no; y (iii) que se pretenda obtener una ventaja desleal. El AG señala que, si la marca goza del renombre suficiente, los demás requisitos se cumplen en este asunto y el titular podría hacer uso de la protección conferida a las marcas renombradas incluso aunque se trate de una marca registrada para servicios que se utiliza en un producto.
No obstante, más compleja resulta la interpretación de la primera cuestión prejudicial, sobre el alcance el uso indebido de una marca no renombrada, para el que sí que se exige identidad o similitud de productos y servicios. Así las cosas, si el uso es efectivamente para el producto, es decir, la pasta de dientes, no habría lugar a infracción de marca dado que la marca no está registrada para dentífricos y no se cumpliría el requisito. Ahora bien, si se entiende que el distintivo de calidad se utiliza para los servicios de asesoramiento a consumidores que protege la marca y para los que está registrada, su titular podría impedir este uso.
El AG afirma que el titular de una marca sólo puede prohibir el uso del signo controvertido en los dentífricos cuando se cumplan determinados requisitos:
En primer lugar, el signo debe ser idéntico o similar a la marca registrada, requisito que sí se da en este supuesto. En segundo lugar, debe realizarse en el trafico económico y sin el consentimiento del titular, lo que concurre también dado que no hay contrato de licencia vigente entre las partes.
Las dudas se plantean en el tercer requisito, esto es, el uso debe abarcar productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca obtuvo el registro. El AG señala que, al contrario de lo que sucede con las marcas de producto, las marcas registradas para servicios, como ÖKO TEST, se caracterizan por su inmaterialidad. Este carácter inmaterial permite, a juicio del AG, su interacción entre estos y el producto.
Así las cosas, un contrato de licencia autorizaría, en este caso a Dr. Liebe, a emplear el distintivo de calidad, lo que redunda en beneficio de sus pastas de dientes. Ahora bien, este mismo uso sirve para dar a conocer el servicio de asesoramiento de ÖKO TEST. En conclusión, señala el AG que se produce una suerte de “uso dual”. Por un lado, Dr. Liebe refuerza la calidad de su dentífrico, dada la reputación de la marca entre los consumidores, y al mismo tiempo, difunde la fiabilidad de la marca y de la revista.
El AG considera que este uso constituye un uso como marca. Esto es así dado que el consumidor medio entiende que la pasta de dientes no ha sido fabricada por ÖKO TEST, sino que tal marca es un “distintivo de calidad”, es decir, el titular de la marca ÖKO TEST ha sometido el producto a un examen y le ha otorgado una calificación.
Por último, el cuarto requisito se refiere al menoscabo que este uso debe producir en alguna de las funciones de la marca. El AG entiende que se dañan dos: por un lado, la función de origen dado que se induce al consumidor medio a pensar que ÖKO TEST continúa avalando la calidad del dentífrico; y, por otro lado, la función de inversión, dado que afecta al prestigio y reputación del titular de la marca.
En conclusión, el AG considera que existe en este supuesto una doble identidad de signos, por un lado; y de servicios y productos, por otro, dado que la marca ÖKO TEST se utiliza tanto para destacar la calidad del dentífrico, haciendo ver que ha pasado un examen que, en realidad, no ha pasado, como para reforzar los servicios de análisis de productos del titular de la marca.
Marta Zaballos
