En su Sentencia del pasado 26 de febrero de 2016 (Sala de lo Civil, Sección1ª – Sentencia núm. 105/2016 de 26 febrero. JUR 201645187), el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la licitud del uso de una marca registrada como palabra clave en un motor de búsqueda de internet.
En el supuesto enjuiciado, la demandada, una empresa competidora de la actora, había seleccionado como palabras clave (“keywords”) las marcas registradas de esta última, en el servicio remunerado de referenciación adwords de Google.es, para que, en el caso de que coincidieran con los términos introducidos por los usuarios de internet en el buscador, apareciera su anuncio como enlace patrocinado en la parte superior de los resultados naturales de búsqueda.
El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por la demandante y valora el uso de la marca en base a los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Según aquélla, la regla general consiste en que el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular. Sin embargo, dado que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso únicamente será considerado como infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir, con el fin de identificar un determinado producto o servicio.
Siguiendo este razonamiento, la Sentencia declara que se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos:
(i) que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica;
(ii) que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la “oficial”. La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión.
Citando la Sentencia del caso Interflora (C-323/09 Interflora Inc vs. Marks & Spencer plc), el Tribunal Supremo declara que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad (a partir de una keyword idéntica a esa marca que el competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular) de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:
- Menoscaba la función de indicación de origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero;
- En el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y
- Menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.
En el caso enjuiciado, el Tribunal entiende que se respeta la función de indicación del origen de la marca cuando, una vez que el buscador redirige al usuario al anuncio concreto, no aparecen las marcas de la actora en los términos del anuncio. La ausencia de tales términos en el anuncio indica a los consumidores que se trata de empresas distintas y competidoras de la demandante.
